商标审判和上诉委员会(“ TTAB”)在一项先决决定中裁定,在注册通行费5周年纪念日之前提交撤销请求,会向商标法第14条提出诉讼,目的是增加对诉讼的索赔。 亚什兰许可&知识产权有限责任公司诉Sunpoint International Group USA Corp.,取消编号:92057294,2016年TTAB LEXIS 219(T.T.A.B.,2016年6月7日)[优先].

2008年6月17日至24日,美国Sunpoint国际集团(“ Sunpoint”)获得了MAXVOLINE商标的两项注册。 2013年6月6日,就在Sunpoint的注册颁发不到5年之后,Ashland许可&知识产权有限责任公司(“ Ashland”)因混淆和遗弃的可能性而请求取消这两个注册。在亚什兰的请愿书之后,发现发生了。在Sunpoint的注册发布七年后的2015年1月30日,Ashland提出了一项修改其请愿书的动议,以增加一项不使用的主张。 TTAB被要求确定根据《商标法》第14条,亚什兰的不使用索赔是否及时。

《商标法》第14条允许当事方向TTAB提出申诉,要求其撤销注册,其依据是,如果允许该注册被搁置,将会对其造成损害。在注册的5周年纪念日之前,一方可以以任何理由作为其请求撤销的依据。如果在五周年纪念日之后提出取消请求,则一方只能出于某些理由。第14节列出了在五年周年纪念日之后可能被取消的理由,其中包括:(1)放弃; (二)欺诈行为; (三)不使用; (4)失实陈述。

TTAB根据海关和专利上诉法院(“ CCPA”)的以往判例,确定亚什兰根据第14条提出的不使用索赔是否及时。TTAB发现,只要取消程序在该日期起的五年内开始,注册时,根据《商标法》第14条规定的为期五年的限制会在取消程序提交时生效,以修改请愿书以包括新的权利要求。具体来说,TTAB审理了1966年的一宗案例,其中CCPA允许在第14条规定的五年期限之后提出撤销撤销要求,因为该程序是在注册五周年之前开始的。

尽管CCPA案件涉及反诉,但TTAB认定CCPA的推理适用于新的索赔。 TTAB发现:(1)TTAB程序是唯一的; (2)TTAB不受判例法定义的时效法的约束; (3)《联邦民事诉讼规则》不适用于根据《商标法》第14条在TTAB诉讼程序中提出的修改请求。此外,TTAB认识到此新规则有可能防止拖延发现过程。通过延长五年期限,原告不会再因发现延误而被禁止提出其他索赔。

TTAB最终认为,亚什兰在发现过程中了解到了更多的取消理由,并且在提出新主张时毫不拖延地采取了行动。因此,亚什兰获准修改其请愿书以增加未使用的要求。

要点:如果您的撤销注册申请是在注册的5周年纪念日之内提出的,则该申请应损害《美国商标法》第14条第15条规定的5年期限。第1064条,出于增加新权利要求的目的。

 

*梅根·马德(Meghan Mahder)是谢泼德·穆林(Sheppard Mullin)纽约办公室的法律文员。