2013年4月1日,美国专利商标局(USPTO)公布了临时最终规则,根据2013年1月14日的AIA技术修正法案,对多项专利期限调整(PTA)条款进行了修订。78 Fed。 Reg。 19416. USPTO的临时最终规则于2013年4月1日生效,并适用于2013年1月14日或之后授予的任何专利。因此,自2013年1月14日起待决的申请受新规则的约束。

临时最终规则旨在消除旧系统中存在的行政效率低下问题,并简化质疑美国专利商标局内部和外部的PTA的法律程序。临时最终规则涵盖六个不同领域,下面将详细讨论每个领域。

取消了最初的PTA确定

根据修订后的规则,美国专利商标局将不再在津贴通知中提供其初步的PTA决定。现在将在授予专利时将实际的PTA通知申请人。

根据先前的规则,USPTO在两个单独的实例中确定了PTA,一个是在准予通知书(初步确定)时,另一个是在发布通知时(实际确定时考虑了准予通知书之间的任何延迟)。和问题通知)。旧的制度存在缺陷,因为尽管专利局在许可通知书上做出了先前的决定,但直到专利授权后才能最终计算PTA的数量。

要求重新审议PTA的期限已延长

根据旧的规定,对专利局的PTA计算不满意的专利权人必须在授予专利后的两个月内对它进行质疑。

根据新规定,这两个月可以在支付费用后再延长五个月。新规则有效地给了专利权人更多的时间来审查PTA并质疑其计算。

为了质疑专利局的PTA计算,专利权人可以提出重新审议PTA的请求,以请求更正起诉期间发生的任何PTA错误。新规则还允许在过渡期内授予专利的专利权人提交或重新提交在原规则下无法获得的复议请求。

根据美国专利商标局的决定,民事诉讼的最后期限现在定为180天

临时最终规则还对与专利权人可以向地方法院提起民事诉讼以质疑PTA裁决的条件和条件进行重大更改。

根据先前的规则,必须在“授予专利后180天内”提起民事诉讼,这迫使专利权人提起诉讼而未收到美国专利商标局对复议的决定,只有在以下情况下才能撤消诉讼:美国专利商标局的复议决定最终令人满意。

现在,临时最终规则为专利权人提供了额外的一个月提起诉讼(180天比7个月)。此外,根据新规定,要求对USPTO的PTA计算进行司法审查的专利权人必须首先:(1)寻求在专利授予日期的七个月内向USPTO主任提出请求; (2)获得美国专利商标局对请求的决定。专利权人可以寻求司法解决 只要 在美国专利商标局(USPTO)进行行政诉讼失败后,但必须在美国专利商标局(USPTO)作出决定之日起180天内向弗吉尼亚州东区地方法院寻求此类法律补救措施。

新规则还明确表明,司法补救措施不是要求重新审议PTA的替代方案,这意味着重新审议请求现在是提起地区法院民事诉讼的先决条件。希望寻求司法审查的专利权人可能不再绕过行政决议,因为美国专利商标局的决定日期必须设定180天的期限提起民事诉讼。

暂定最终规则使用国家阶段开始日期作为国家阶段申请的“申请提交日期”

临时最终规则还为根据35 U.S.C提交的国家阶段申请提供了竞争环境。 §371.作为背景,当前的PTA法规(35 USC§154)针对专利局因USPTO造成的内部延迟向专利权人提供了额外的PTA补偿,包括当​​案情实质的第一项诉讼是在申请提交日后14个月内发布的(通常称为“ A”延迟)。

旧法规对进入“ A”级延误的国家阶段申请人产生了偏见,因为14 U时钟是在满足35 U.S.C的所有正式要求后才开始的。 §371适用于国家阶段申请,而时钟根据美国法典第35部规定提交的实用程序申请的实际提交日期开始。 111(a)。这意味着由于缺少“ A”型延迟时钟而导致由于缺少正式文件而被延迟的国家阶段申请具有明显的劣势。

新规则旨在通过将进入国家阶段申请的进入国家阶段的日期作为“申请提交日期”,而不是将美国法典第35条规定的所有要求均作为日期,来纠正这种不均衡的竞争环境。 §371得到满足。新规则允许国家阶段的申请人利用延迟提交正式文件的新功能,而不会冒PTA丢失的风险,否则PTA可能会因根据35 U.S.C提交的家庭实用程序而被授予。 111(a)。

在有充分理由的情况下,新规则允许恢复PTA

当前的PTA法规要求在“申请人未尽合理努力完成起诉”时减少PTA,其中包括花费三个多月的时间来答复USPTO的通知或行动。 看到 37 C.F.R. 1.704。

新的规定现在允许申请人要求恢复全部或部分减少的调整期,条件是表明尽管进行了所有适当的注意,申请人仍无法在三个月内做出答复。像旧规则一样,新规则要求在发出之前提出这样的请求。

公众意见

暂定最终规则的立即生效日期为2013年4月1日。但是,美国专利商标局将在2013年5月31日之前的60天内接受公众意见,然后将发布最终规则。