美国专利法将发生变化,其范围还有待观察。  最高法院于2006年11月28日在加拿大听取了口头辩论。 KSR国际’l诉Teleflex公司 (04-1350),备受期待的最高法院案件,该案考虑了联邦巡回法院是否’s “教学,建议或动机”测试应该是一项发明是否显而易见的唯一测试,因此不属于专利保护范围。

《美国专利法》第103条规定:“[a]可能无法获得专利…如果寻求获得专利的主题与现有技术之间的差异使得主题整体上在本发明针对与该主题所属领域的普通技术人员进行发明时是显而易见的。”

该法规旨在授予真正创新的专利保护,“nonobvious”发明,而不仅仅是“obvious”发明人过去提出的改进, ,“prior art.”  最高法院审理此案 Graham诉John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) that the question of 明显ness is a factual inquiry.  相关的考虑因素包括现有技术的范围和内容,现有技术与要求保护的新发明之间的差异以及相关领域的普通技术人员的水平。

在过去的二十多年中,联邦巡回上诉法院(审理专利案件的特别上诉法院)裁定,无法通过结合现有技术的教导来产生要求保护的发明来确定显而易见性,而没有证据表明存在“教学,建议或动机。”  ACS医院。 Systems,Inc.诉Montefiore Hosp。,732 F.2d 1572(联邦巡回法院,1984年); Ashland Oil,Inc.诉Delta树脂& Refractories, Inc.,776 F.2d 281(Cir。1985)。  联邦巡回赛’该测试(也称为TSM测试)背后的目标是防止事后观察的好处,也就是说,通常很容易地说,“我本来可以想到的”关于事实之后的发明。  联邦巡回赛’s test attempts to structure the 明显ness inquiry into an objective framework.

反对TSM测试的人认为,该测试使专利所有人太容易获得专利,因为即使发明对他们而言似乎很明显,但有文件记录的证据也证明了这一点。“教学,建议或动机”证明这种明显性通常是不存在的。  反对者认为,这反过来导致专利持有人对原本不应发布的专利提出大量轻率的诉讼。  但是,TSM测试的支持者认为,削弱专利保护会导致创新和设计的丧失。

这些论点在 KSR国际’l诉Teleflex公司.  在这种情况下,有争议的专利涉及一种油门踏板,驾驶员可以调节它’高度,它通过电子信号而不是机械电缆来控制加速度。  KSR生产了具有这两个功能的油门踏板,Teleflex起诉KSR声称其专利侵权。  KSR辩解说,油门踏板的两个功能非常明显,并且Teleflex ’因此,根据《专利法》第103条,该专利无效。  地方法院作出有利于KSR的裁决,但联邦巡回法院推翻了裁决,解释说地方法院未能就是否有建议或动机结合现有技术的教导做出具体结论。  KSR提出上诉。

最高法院于2006年6月发出证明书,以考虑联邦巡回法院是否曾错误地认为所主张的发明不能被视为显而易见,因此根据35 U.S.C.§ 103(a),在缺乏某些已证明的教导,建议或动机的情况下,将导致本领域普通技术人员以要求保护的方式结合相关的现有技术教导。

在口头辩论中,最高法院明确表示它对TSM测试持怀疑态度。  实际上,法官们接受了很多口头辩论’尝试了解TSM测试。  即使看完内裤“15 or 20 times,”布雷耶大法官不解,“I just don’无法理解该术语的含义‘motivation.’”  首席大法官罗伯茨(Roberts)将测试称为“联邦巡回赛行话” that is “比没有意义更糟。”  斯卡利亚大法官呼吁进行测试“meaningless,” “irrational,” and furthermore, “gobbledygook.”

法官敦促律师支持Teleflex’解释为什么应通过TSM测试过滤显而易见性问题的立场,包括提出确凿证据的要求。  律师反驳说,在当前的联邦巡回案件中,没有书面证据是必要的。  Alito大法官指出,“好了,一旦您以这种方式定义了教学,建议和动机测试,以便可以隐含起来,并且可以基于常识,’不太了解两者之间的区别,只是问一下是否’很明显。您能解释一下[TSM测试]添加的内容吗?"

但是,法官似乎毫不犹豫地完全放弃了TSM测试。  一个主要关注的问题是过去20年中根据TSM标准发布或维护的数百万项专利的有效性。  苏特法官想知道是否有“明天早上将有100,000个案件”如果最高法院推翻了TSM测试。

Justice Bader Ginsberg and Justice Kennedy voiced the possibility of keeping the TSM test as a valid inquiry 上 明显ness, but not as the exclusive test.

根据口头辩论,似乎TSM测试将由大法官修改或至少进一步解释,而不是完全废弃,并保留为可能的一种,但不是唯一的显而易见性标准。  预计最高法院将在2月发布判决。