Sheppard Mullin的知识产权小组在美国最高法院以 哈纳金融诉哈纳银行。 574 U.S. ___(2015)。索托马约尔大法官在一个一致的法院上作文,确认了第九巡回法院的一项裁决,即商标附加税原则提出了适合陪审团裁定的事实问题。 735 F.3d 1158(9th Cir.2013)。这是近十年来美国最高法院首次作出的实质性商标裁决。合伙人卡洛·范登·博世(Carlo Van den Bosch)在最高法院提起诉讼。鲍勃·罗斯(Bob Rose),米歇尔·维斯涅夫斯基(Michelle Wisniewski)和加扎尔·普尔·莫伊兹(Gazal Pour-Moezzi)和他在一起。上诉小组的Karin Vogel和Robert Stumpf也做出了贡献。

最高法院解决了巡回上诉问题上的分歧,这是在联邦巡回法院和第六巡回法院将商标增补视为法律问题时产生的。增补原则得到发展,允许商标所有者在不干扰优先权的情况下随时间更改其商标。当两个商标都传达“持续的商业印象”时,商标所有者可以将其对变更商标的使用“粘着”在其原始商标上。这个问题涉及主观评估消费者对市场上出现的变更和原始商标的看法。

2007年,总部位于洛杉矶的金融服务公司Hana Financial,Inc.(“ HFI”)提出了商标侵权投诉,以阻止Hana Bank在美国使用其名称。 Hana Bank辩称,它不是HFI,而是在美国首先使用“ Hana”这个名称。 Hana Bank于1994年5月成立了“ Hana Overseas Korean Club”,并在数月之内开始在全美国的几家朝鲜语报纸上刊登广告,包括《洛杉矶时报》的《洛杉矶时报》。 HFI直到1995年才开始使用其名称.2007年,加利福尼亚中央区地方法院根据其商标优先权,对Hana Bank做出了简易判决。

2011年,该案由第九巡回法院重新审理,Hana Bank再次获胜,随后一致通过的陪审团裁定Hana Bank优先使用“ Hana”这个名称。在上诉中,HFI辩称,陪审团的优先裁定错误地以“ Hana Overseas Korean Club”一词加到“ Hana Bank”商标上为前提。它辩称,这两个商标相差太大,无法传达“持续的商业印象”。第九巡回法庭确认了对哈纳银行有利的辩护判决,因为它认为是事实问题,并且认为陪审团的结论在该案的事实基础上是合理的。  哈纳金融诉哈纳银行,735 F.3d 1158(9th Cir。2013)。

HFI向美国最高法院提起上诉,该法院辩称,Hana Bank的商标优先权应由法官决定是法律问题,而不是由陪审团作为事实问题来决定。一致同意的最高法院与哈纳·班克(Hana Bank)达成一致,即加害确实构成了适合陪审团裁定的事实问题。法院认为,“ [b]因为追究调查是从普通购买者或消费者的角度出发,”“必须由陪审团决定。”法院没有解决其裁决对商标法其他方面的影响,包括混淆标准的可能性,这同样涉及消费者印象问题。