在最近被称为“先例”的两项决定中,PTAB拒绝了请愿人提出的两种理论,即为什么送达投诉不应触发第315(b)节提出申诉的一年期限。在第一种情况下,委员会驳回了请愿人的论点,即申诉必须由有权主张专利的原告提出。在第二种情况下,委员会拒绝了请愿人的论点,即提出申诉必须影响人身管辖权。两种情况的结果均来自联邦巡回法院在 点击通话 Technologies,L.P。诉Ingenio,Inc., 法院认为,第315(b)条的时限具有明确而明确的含义,仅要求提供关于专利侵权的投诉,因此几乎没有余地为时限的申请寻找例外。 

GoPro,Inc.诉360Heros ,事实是不寻常的。[1] GoPro在加利福尼亚州北部地区提出投诉,诉诸商标和版权侵权,不正当竞争,并寻求宣告性判决,认为它没有侵犯有关专利。 360Heros对此提出反诉,指控专利侵权。但是,直到360Heros的发明人和首席执行官才将专利分配给公司 反诉已提出,这意味着360Heros在提出反诉时没有资格主张该专利。 360Heros可能预料到与专利相关的索赔将因缺乏诉讼资格而被驳回,因此在特拉华州提出了另一项专利侵权诉讼。

GoPro后来针对 当事人之间 在360Heros提出有缺陷的专利侵权反诉后的一年多,但在360Heros在其特拉华州诉讼中指控专利侵权的投诉不到一年后进行了审查。尽管有这个时间表,委员会最初还是批准了请愿书的制定,并依靠委员会先前的决定,即原告缺乏诉讼资格,这意味着投诉不是由专利所有人提供的,也没有触发时间限制。这些较早的决定部分基于第315(b)条的标题为“专利所有人的诉讼”的事实。

PTAB的优先意见小组批准了彩排和POP审核,并推翻了董事会的决定。优先意见小组的决定主要取决于联邦巡回法院的 点击通话 关于法定语言不是模棱两可的主张的决定,并且其明确和明确的含义也没有例外。先前的意见小组发现法定语言没有歧义,因此无法考虑以下事实:该法规的标题是根据规制法定构造的控制法中的“专利所有人的诉讼”。但是,如果缺乏充分主张专利权的原告恶意提出投诉,则优先意见小组不予考虑公平收费的可能性。

发行后 GoPro 决定,优先意见小组将理事会的决定指定在 在filtrator Water Technologies,LLC诉Presby Patent Trust.[2] 在这种情况下,请愿人没有质疑它受到指控侵犯相关专利的投诉。相反,请愿人辩称,时限不是由申诉引起的,因为随后由于缺乏对请愿人的个人管辖权,申诉被驳回而没有任何偏见。申请联邦巡回法院 点击通话 意见认为,董事会认为请愿书是有时间限制的。董事会拒绝了基于联邦民事诉讼程序规则4(k)的请愿人的论点,该规则的标题为“有效服务的地域限制”。董事会解释说:“规则4(k)的案文并不旨在为完成服务建立法律手段;相反,规则4(k)的案文涉及“提供传票或放弃服务放弃建立对被告的个人管辖权”的情况。[3]

这些决定加强了现在需要在第一个诉讼中为投诉服务的一年之内提交任何知识产权申请,而不论其缺陷(包括所有权缺乏)或该事件发生后任何一方的诉讼如何。专利拥有者是否会利用这些决定来提高游戏技巧尚待观察。

[1] IPR2018-01754(PTAB 2019年8月23日)

[2] IPR2018-00224(PTAB 2018年10月1日)

[3] ID。 at 6.