美国专利商标局(“ PTO”)最近提出了专利代理人特权,该特权将为专利审判和上诉委员会(“ PTAB”)程序的发现阶段带来所需的一致性。

拟议的规则将承认客户与非律师的美国专利代理人和外国专利从业者(“专利从业者”)之间进行某些通信的特权。提议的特权仅适用于PTAB诉讼程序,然后仅适用于“执业者从事其执业所在司法管辖区授权的法律工作的情况”。[1]  值得注意的是,提议的特权将不会扩展到与地方法院诉讼有关的来文。

当前规则缺乏一致性

PTAB之前的事项比PTO之前的大多数专利程序更具诉讼色彩,因为允许当事人通过直接和交叉审查来提交证据和询问证人。但是,现有规则未解决律师-客户特权是否扩展到与专利从业者的通信。当前,当出现有关通信是否受特权保护的问题时,PTAB会根据具体情况做出法律决定。[2]  正如该博客的读者可能知道的那样,这些临时性决定导致当事人的不确定性,发现成本的增加以及有价值的专利从业者的效用降低。

拟议规则

拟议的规则将认可专利律师从业人员-客户特权,该特权是按照严格的律师-客户特权建模的。联邦法规法典第37篇第42.57条的内容如下:

(a)特权通信。客户与国内或外国专利从业者之间的合理必要的或与专利从业者范围有关的交流’委托机构应享有与客户与授权在美国执业的律师之间的通信相同的特权保护,包括所有限制和例外。

(b)定义。术语“国内专利从业人员”是指根据第11.6节在美国专利商标局注册后可在代理机构执业的人。 “外国专利从业人员”是指被授权在外国司法管辖区提供专利事务法律咨询的人,但前提是该司法管辖区建立了专业资格并且从业人员满意,并且不论该司法管辖区是否根据其法律提供特权或同等资格。[3]

在PTAB审判程序中,特权通信将受到保护,例如 当事人之间 审查,授权后审查,涵盖的商业方法专利和衍生程序的过渡计划。

外卖

最重要的收获是:客户应该很快与他们的非律师专利从业者坦诚地讨论PTAB事宜。

但是,读者应注意此规则 才不是 保护。拟议的规则不适用于PTAB以外的专利案件。值得重申的是,该特权无法保护 所有 专利从业者与其客户之间的沟通;通讯必须涉及专利从业人员被授权执行的法律工作。其他通讯,包括有关专利诉讼的对话,将不受保护。此外,提议的规则还将包括律师-客户特权的限制。例如,客户端可能会通过与第三方共享受保护的通信而意外放弃特权。

对拟议规则的评论绝大多数是积极的。因此,该规则可能会在12月中旬的评论期结束后不久通过。当专利商标局就拟议规则做出决定时,请继续关注知识产权法律博客。

 

 

[1] 联邦专利审理和上诉委员会承认客户与专利从业者之间特权通信的规则,81 Fed。 Reg。 71,653,71,655(2016年10月18日)(将于37 C.F.R. pt。42编纂)。

[2] 参见Process Engineering,Inc.诉Steuben Foods,Inc.。,IPR2014-00041,论文117(PTAB 2014), 在引用 联邦专利审理和上诉委员会承认客户与专利从业者之间特权通信的规则,81 Fed。 Reg。在716,654。

[3] 超人 注释1,为71,657。