通过 比尔·布洛尼根 和埃里克·吉尔

ci Pharma。 在c.诉Lupine Ltd. (美联储,2012年7月2日)

专利在以下条件下假定有效 35 U.S.C.§ 282 和 can be proven invalid 上ly by 明确而有说服力的证据. Thus, accused infringers hoping to prove a patent invalid must do so by satisfying a heavy burden. This is partly based 上 “假定当时的政府机构(例如专利局)将履行其基本职责。” [1] 但是批评家抱怨说,在以专利局没有的现有技术衡量专利时,如此大程度地尊重专利局是没有意义的。’t know about—or, as in ci Pharma 在c.诉Lupine Ltd.,专利局发布的专利有误。ci,联邦巡回法院确认举证责任不取决于专利局是否在诉讼期间考虑了针对专利的现有技术—甚至专利局在授予专利权时是否犯了明显的错误。法院认为,诸如此类的事实取决于手头证据的重要性,而不是使专利无效所需的全部证据的重要性。在Sciele法院’s words:

负担不会突然变大—“extremely 明确而有说服力的证据” or “crystal 明确而有说服力的证据”—仅仅因为[专利局]考虑了现有技术参考。

这意味着专利局没有提供现有技术参考资料’与专利局确实考虑过的现有技术参考文献相比,专利审查过程中对专利有效性的威胁可能会更大。但是使专利无效所需的大量证据—明确而有说服力的证据—无论如何都保持不变。同样,如果专利局错误地颁发了专利,那么该事实可能是无效的充分证据,但是被告仍必须克服适用于所有专利的有效性推定。因此,陪审团评估专利’可以并且应该被指示权衡所有这些事实,这是本文结尾处讨论的一个主题。

一个标准—但证据权重各不相同—to prove invalidity

去年,最高法院在 Microsoft Corp.诉i4i Ltd., [2] reaffirmed that 明确而有说服力的证据 is the standard for proving invalidity, regardless of what happened during patent prosecution. There, the Supreme Court credited a passing statement made in a 2007 Supreme Court decision, KSR国际’l诉Teleflex公司案。, [3] 该文件指出,将有效性推定的基本原理与专利局所没有的现有技术进行比较时,其说服力较弱。’没看到。因此,最高法院说,“如果[专利局]尚未掌握所有重要事实,则其经过深思熟虑的判断可能会失去重大效力。同时,挑战者’s burden to persuade the jury of its invalidity defense by 明确而有说服力的证据 may be easier to sustain.” [4] 法院进一步指出,陪审团的指示应指示陪审员根据需要以这种方式调整证据的权重。

ci 重申标准

ci涉及与缓释药物有关的药品专利。 [5] 在起诉过程中,申请人取消了一些审查员根据现有技术发现明显的要求。但是,随后,审查员错误地且没有解释,发出了一份准予通知书,其中包括已取消的索赔要求。但是,诚实的申请人却将此错误带到了专利局’的注意,尽职审查员签发了更正的津贴通知。出乎意料的是,专利局再次没有解释,将取消的权利要求包括在已发布的专利中。

任何在收银机上获得太多零钱的人都可以与专利权人的感受联系在一起。确实,正如有些人会走错了路,现在拥有专利的Sciele断言了一些错误允许的针对Lupin的专利主张攻击Lupine’针对糖尿病药物Fortamet的通用版本的新药协议(ANDA)的缩写。特拉华州地方法院 授予Sciele初步禁令,部分基于其发现该专利可能不会被视为无效的发现,因为与KSR不同,此处专利局已经考虑了现有技术。 [6]

在对上诉进行口头辩论时,Sciele的专利权人依赖此推理。 [7] 尽管如此,令人不服的联邦巡回赛 撤消禁制令,找到地方法院’类似于KSR的事实—which 做了n’t直接与专利局错误有关—放错了地方。法院强调,举证责任既不取决于专利局收到的参考文献,也不取决于错误发布的专利的变更。

专利陪审团指示和举证责任

ci 加强认真起草陪审团指示的做法,以正确区分举证责任和各种事实的适当分量。特别是,专利陪审团的说明应阐明明确且令人信服的标准,但也应解释该专利’文件历史记录可能会影响其他证据的权重。

尤为重要的两个地区是加利福尼亚北部地区和德克萨斯州东部地区,这两个地区都是专利诉讼者最喜欢的论坛。每个地区的专利陪审团模范说明都指出,被指控的侵权人必须证明无效的可能性很高。但是只有 加利福尼亚北部区’s model instructions 在之后发出 i4i。他们正确地指导陪审员“与[专利局]所考虑的现有技术不同的[现有技术]可能比所考虑的现有技术承担更多的重量,并且可能使该技术成为可能。 。 。负担。 。 。更容易维持。”诉讼人可能希望根据以下内容修改这些模型说明 ci,以解释专利中的其他重要事实’s file history.

另一方面, 德克萨斯州东区提供样板说明由国家陪审团教学项目于2009年发布,该命令指导陪审团建立“所有证据的决定,”没有评论陪审员如何衡量证据。这些说明不’指导陪审员如何根据例如专利局是否考虑相关现有技术或错误地授予专利来衡量证据。因此,德克萨斯州东区的诉讼人可以向加利福尼亚北区求助’有关改进建议的模型说明。

再举一个例子 联邦巡回律师协会’示范专利陪审团说明,最后一次编辑是在2月,声明:

当攻击专利有效性的一方依赖于审查员在起诉导致专利发布的申请过程中特别考虑的现有技术时,该方应承担克服该推定的责任,因为这应由合格的政府机构官员负责完成他或她的工作。 [8]

This instruction can be read to imply that when a defendant relies 上 prior art that was not specifically considered by the Examiner, that party can invalidate the patent 上 less than 明确而有说服力的证据. This reading directly contradicts the law of cii4i.

同样, 美国知识产权法协会’s(AIPLA)示范专利陪审团说明已有5年历史了,如果提供以下内容,它们似乎会朝错误的方向倾斜:“可以克服这种推定的一种方式是,如果[专利局]出于某种原因未考虑使提供给您的现有技术无效。” [9] 尽管从技术上讲并没有错,但该声明也可能给陪审员以错误的印象,因为克服有效性推定的另一种方法是依靠专利局的引用。 做了 考虑。

总而言之,当一项专利’档案历史对于案件的结局非常重要,诉讼人应通过向陪审团提供清晰,准确和最新的陪审团关于专利无效的指示,以使陪审团公平地权衡证据。因此,法院或其顾问应通过根据专利权法快速更新专利陪审团示范指示来协助这一事业。 cii4i。这将有助于维持延期到专利局之间的微妙平衡。’独特的专业知识并认识到其易犯错误。


[1] 上午。提升&德里克公司诉苏瓦& Sons,725 F.2d 1350,59(Cir。1984)。

[2] 131 S. Ct。 2238(2011)。

[3]127 S. 1727(2007)。

[4] i4i,131 S. Ct。在2251。

[5] 第2012-1228号,滑动作业。时间为2点(美联储,2012年7月2日)。

[6] 第09号Civ。 0037,滑动操作在5–6(D.Del.Feb.14.2012)。

[7] ci,联邦巡回法院在26:00之前的口头辩论.

[8] 联邦巡回律师协会,模型专利陪审团指示,第1页。 48。

[9] AIPLA示范专利陪审团说明,第2页。 5,