参议院于2011年3月8日以95比5的宽幅通过了他们的专利改革法案(第23号参议院法案)。 该法案进行了重大修改,最显着的是包括了第一个发明人到文件系统,以及将在美国专利商标局内部执行的增强的授权后审查程序。 参议院法案有26个部分。

参议院法案的一些主要特征包括:

  1. 第一个发明人到文件系统和一年宽限期的限制(第2节);
  2. 授权后审查程序(第5节);
  3. 当事人之间 审查程序(第5a节);
  4. 第三方的发行前提交(第7节);
  5. 美国专利商标局的收费机构和美国专利商标局的资金(第9节和第10节);
  6. A 补充检查 proceeding (Sec. 11);
  7. 消除最佳模式防御(第15节);
  8. 对涵盖的商业方法专利的过渡授权后审查(第18节);和
  9. 虚假标记法规的变更(第2节)。

众议院于2011年3月30日推出了他们自己的专利改革法案(众议院法案H.R. 1249)。众议院法案与参议院法案非常相似,但有一些显着差异。参议院通过的法案和最近推出的众议院法案的第一个发明人到档案系统和一年宽限期的限制是相同的。关于授权后审查和 当事人之间 审查程序,但是,众议院法案改变了参议院法案中的某些审查标准和期限。

以下是参议院法案的一些关键特征的摘要,然后是简短的分析,描述了众议院法案的一些重要差异。

1)第一个发明人到文件系统

参议院法案移至第一个发明人备案制度,该制度在颁布后18个月生效。参议院法案废除了目前的35 U.S.C. §102(g)和干扰以及概念,尽职调查,简化实践,放弃,压制和隐瞒的问题。

迁移至首次申请系统将从根本上改变35 U.S.C.的其他方面。 §§102和103(新的《美国法典》第35章§§102和103在第7页提供)。参议院法案大大缩短了当前的一年宽限期,该宽限期适用于现有技术或任何来源的披露,无论该来源是发明人还是其他人。根据参议院法案,一年的宽限期仅限于以下情况:披露是(1)源自发明人或(2)在发明人公布其发明后公开。实际上,对于专利从业人员而言,参议院法案严重限制了先于或使用第1.131条声明在先提交的参考文献后宣誓的能力(当申请人为先前发明人时)。参议院法案将消除在以下情况下宣誓支持现有技术参考文献或公开内容的任何可能性:

  1. 在有效提交专利申请之前不到一年出版的参考文献(非源自发明人)。
  2. 一些第102(e)节秘密引用了现有技术。

例如,在有争议的专利申请的生效日期之前一年以上提交但在该生效日期的一年以下之前发布的专利申请将不可能宣誓效仿。

参议院法案似乎限制了有效申请日期之前的公众使用或销售发明。根据现行法律,如果销售或要约发生在专利申请的有效提交日期之前不到一年,则该销售和要约不构成专利权的损失。任何这样的宽限期似乎都将被删除。但是,这可能取决于“disclosure”由发明人制造。参议院法案考虑到“disclosures”由发明人“有效申请日期前一年或更短”专利申请。如果销售或要约构成“disclosure,”则关于发明的销售和出售要约的规则(至少在美国)将保持不变。

参议院法案还消除了公共用途或发明销售的地域限制。根据现行法律,如果一项发明在公开使用或出售时不具有专利权 在美国 在申请的有效提交日期之前一年以上(第102(b)条;或者他人知道或使用的信息) 在美国 发明日期之前(第102(a)条)。参议院法案消除了这些地理限制。 35 U.S.C.参议院法案第102条规定,一项发明如获得专利,则不具有专利权“在要求保护的发明的有效提交日期之前获得专利,在印刷出版物中描述,或在公众使用,出售或以其他方式对公众可用的专利。”没有限制美国。因此,在世界任何地方,他人的公共使用,销售和知识都可能导致专利权的丢失。

众议院法案提供了关于35 U.S.C.的完全相同的语言。 §§102和103。

2)授予后审查

参议院法案为第三方挑战专利提供了另一种方式。授予后的审查与新 当事人之间 回顾,下面总结。授予后审查程序包括以下功能:

  • 允许第三方在专利发布后的九个月内提交请愿书。
  • 第三方可以根据法规的任何规定(即§§101、102、103和112)对专利的任何主张提出异议。换句话说,它不仅仅限于目前的现有技术参考文献。 当事人之间 单方面 重新检查。
  • 授予后审查是否由以下机构进行的标准:“Director” is:

if “请愿书中提供的信息(如果没有被驳回)将表明,在请愿书中提出质疑的权利要求中至少有一项是不可专利的。”进行授权后审查的决心“还可以通过表明请愿书提出了对其他专利或专利申请很重要的新颖或未解决的法律问题来满足。” § 324.

  • 专利权人可以提出声明对申请进行质疑。
  • 进行授权后审查的决定不具有吸引力。
  • 授权后的审查将由专利法官(专利审判和上诉委员会)处理。
  • Post-grant 评论s may not be instituted if the petitioner has filed a 民事诉讼 challenging the validity of the patent. § 325.
  • 如果在专利发布后的三个月内提出侵权索赔,法院将无法保持专利所有人的考虑’由于提交了授权后审查或授权后审查的请愿书,提出了针对侵权的初步禁令的动议。 §325。
  • 局长在如何规范授予后的审查程序方面具有广泛的自由裁量权,例如包括提交补充信息的程序,发现程序以及向任何一方提供口头听证权的程序。 §326。
  • 可以通过各方和解或董事会的最终决定来终止诉讼。 §327。
  • 最终决定对联邦巡回法院具有吸引力。

3) 新 当事人之间 重新考试(现在称为 当事人之间 评论)

如上所述, 当事人之间 审查与授予后审查系统之间的相互作用。要求 当事人之间 审查只能在专利发布后的9个月中或授予后的审查结束后进行。 (§311(c))。其他功能包括:

  • 授予请求的标准 当事人之间 参议院法案的审查已更改为“在至少一项索赔中,有合理的可能性,请愿人将胜诉,”从而提高了“实质性的可专利性新问题” under current 当事人之间 重新检查。 §314(a)。
  • 审查范围仍然是专利和印刷出版物,即仅挑战第§102或103条中一项或多项权利要求的可专利性.§311(b)。
  • 与目前不同 当事人之间 复议,参议院法案’s 当事人之间 审查程序将由专利法官(专利审判和上诉委员会)进行。
  • 当事人之间 审查可以通过和解或董事会的最终决定来终止。 §317。
  • 主任被赋予广泛的权力来制定规章以及如何进行诉讼。例如,给予每一方口头听证的权利,建立提交补充信息的程序,设定发现标准。第316条。
  • 继续进行的决定 当事人之间 第314(d)条的规定不得进行复审。
  • 允许专利拥有者提出初步答复以解释为什么不 当事人之间 应当进行审查。 §313。
  • 参议院法案禁止 当事人之间 评论 from being initiated or maintained if the petitioner has filed a 民事诉讼 challenging the validity of a claim of the patent or if more than six months have passed since the petitioner was served with a complaint alleging infringement. § 315(a 和 b).
  • 参议院法案包括禁止反悔条款, 当事人之间 重新审查,并且不允许扩大权利要求。 §315(e)。
  • 委员会的最终决定可以上诉到联邦巡回法院。 §319。

4)第三方签发

如果参议院法案的这一规定允许第三方在许可通知书之前或之后的以下日期以书面形式提交出版物或专利,以供USPTO审议:(1)首次公开专利申请后的6个月;或2)美国专利商标局首次拒绝任何要求的日期。下面提供了简短的语言。

一般。任何第三方都可以将可能与申请审查相关的专利申请,任何专利,公开的专利申请或其他印刷出版物提交考虑并包括在专利申请的记录中,前提是此类提交是在专利申请中较早的日期之前书面提出的。

一种。    在专利申请中给予或邮寄第151条所述的许可通知的日期;要么

B.     的后期

                                                                 一世。      自专利局根据第122条首次发布专利申请之日起六个月,或

                                                              ii。      审查员在审查专利申请期间根据第132条对任何权利要求的第一次拒绝的日期。

5)USPTO收费机构和USPTO资金 

目前,国会将专利商标局收取的一些费用转用于政府运营。据估计,在过去的二十年中,已经挪用了约8亿美元的专利费。参议院法案通过修订35 U.S.C消除了费用转移。第42(c)条。

6)补充考试程序

的 Senate bill provides an additional, streamlined 补充检查 similar to an 单方面 重新检查。该程序允许专利所有人提出请求“补充检查” for the USPTO to “考虑,重新考虑或纠正[专利拥有者]认为与专利有关的信息。”批准此类请求的标准是,该信息会引发“关于可专利性的实质性新问题,”与当前相同 单方面 复试标准。在此程序中,专利拥有者无权提交专利拥有者声明。该程序似乎也是纠正任何“inequitable”在事先检查期间进行。“如果在补充检查中考虑,重新考虑或更正了未曾考虑,未充分考虑的信息或在事先审查专利时发现的信息不正确,则不会基于与该信息有关的行为而使专利不可执行。专利。根据(a)项提出要求或不存在该要求,与根据第282条提出的专利的可执行性无关。”

7)消除最佳模式防御

第112条规定的最佳模式仍然是获得专利的条件。但是,最佳模式不能用作专利可能无效或无法执行的辩护。参议院法案的语言如下:

 (3)专利无效或因不符合以下条件而提起的诉讼中的任何索赔:

一种。    第112条的任何要求,但不能公开最佳模式的依据,不应成为取消任何专利权或使其无效或无法执行的依据;要么

B.     第251条的任何要求。

8)对涵盖的商业方法专利的授权后过渡

参议院法案提供了授权后的审查程序,以确定商业方法专利的有效性。该程序仅限于被起诉或被指控侵犯特定商业方法专利的申请人。

9)虚假标记法

参议院法案将虚假标记诉讼限于美国或因虚假标记违反而遭受竞争性伤害的任何人。

《房屋法案》的主要差异

同样,众议院法案中的第一个发明人到文件系统和一年宽限期的限制是相同的。众议院法案的最大不同之处在于授权后的审查和 当事人之间 审查程序。众议院法案改变了确定是否进行诉讼的一些标准,众议院法案中包括了有关中止其他程序(例如专利侵权诉讼)的一些重要语言。一般而言,众议院法案’所做的更改不利于专利权人。众议院法案使继续进行 当事人之间 通过降低标准进行审查,而众议院法案似乎使在民事诉讼中终止专利侵权诉讼更加容易,直到这些诉讼终止为止。

1)授予后审查

《众议院法案》将授予专利后审查的期限扩大到专利颁发后的十二个月(而不是参议院法案中的九个月的期限)。众议院法案还允许对“对其他专利或专利申请很重要的新颖法律问题。”

众议院法案还包括一个新的部分,该部分提供了有关中止其他诉讼请求的指导。众议院法案包括法院应考虑是否准予中止居留权的考虑因素“civil action”(包括专利侵权诉讼以及向国际贸易委员会提出的诉讼);法院“shall decide”是否根据“中止还是否认将简化问题。 。 。并简化审判。” (§ 330).

2) 当事人之间 评论

众议院法案与参议院法案的不同之处在于,它保持着进​​行重新审查的旧标准—一个关于专利性的实质性新问题(而不是展示“就请愿书中质疑的至少一项索赔而言,请愿书占优的合理可能性”在参议院法案中)。

当事人之间 审查时间周期因授予后审查窗口的扩大而改变。可以针对 当事人之间 从专利发布后的十二个月中的后期开始或授予后的审查结束后进行审查。

众议院法案还包括一个新的部分,该部分与参议院批准后的审查类似,涉及参议院请求。众议院法案为当事方寻求中止住宿提供指导“civil action”(包括专利侵权诉讼以及向国际贸易委员会提出的诉讼);法院“shall decide”是否根据“中止还是否认将简化问题。 。 。并简化审判” (§ 320).

参议院法案S23

§102.获得专利的条件;新颖性

(a)新颖性;现有技术。一个人应有权获得专利,除非:

  1. 在要求保护的发明的有效提交日期之前,要求保护的发明已获得专利,在印刷出版物中描述,或在公众使用,出售或以其他方式对公众可用;要么
  2. 要求保护的发明在根据第151条发布的专利中,或在根据第122(b)条发布或认为已发布的专利申请中进行了描述,其中该专利或申请(视情况而定)指定了另一位发明人并已有效提交在要求保护的发明的有效提交日期之前。

(b)例外情况。

1.在有效申请日期之前的一年或以下的披露。

  • A 披露 made 有效申请日期前一年或更短 of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if:

一种。       the 披露 was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

B.        the subject matter disclosed had, before such 披露, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

2.公开在申请和专利中的信息。

  •  A 披露 shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if:

一种。       所披露的主题直接或间接地从发明人或共同发明人获得;

B.        披露的主题在该主题根据(a)(2)进行有效提交之前已经由发明人或共同发明人或从发明人或共同发明人获得直接或间接披露的主题的其他人公开披露;要么

C。         不迟于要求保护的发明的有效提交日期,所公开的主题和要求保护的发明由同一人拥有或有转让给同一人的义务。

 (c)共同研究协议下的共同所有权在实施第(b)(2)款的规定时,公开的主题和要求保护的发明应被视为由同一人拥有或有转让给同一人的义务(C)如果:

  1. 由所要求保护的发明的有效提交日期或之前有效的联合研究协议的一个或多个当事方开发或公开要求保护的发明;
  2. 要求保护的发明是在联合研究协议范围内开展的活动的结果;和
  3. 要求保护的发明的专利申请披露了或经修改以披露联合研究协议的当事方名称。

(d)现有技术有效的专利和公布的申请。为了确定专利或专利申请是否是第(a)(2)款所要求保护的发明的现有技术,就该专利中所述的任何主题而言,应认为该专利或申请已经有效提交或应用

  1. 如果第(2)款不适用,则自该专利或该专利申请的实际提交日期起算;要么
  2. 如果专利或专利申请有权根据第119、365(a)或365(b)条要求优先权,或根据第120、121或365(c)条要求提早提交日期的利益),以1份或多份在先的专利申请为基础,自描述该主题的最早此类申请的提交日期起算。

§103。可专利性的条件;非显而易见的主题

如果要求保护的发明与现有技术之间的差异使得要求保护的发明作为一个整体存在,则尽管未按第102节的规定公开相同的要求保护的发明,也无法获得要求保护的发明的专利对于要求保护的发明所属领域的普通技术人员而言,在要求保护的发明的有效提交日期之前显而易见的。可专利性不应被发明的方式否定。

本文最初发布于谢泼德·穆林(Sheppard Mullin)’的生命科学法博客,网址为: www.lifescienceslawblog.com.

作者:

唐·J·佩尔托
(202)772-5362
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