贵公司的全资子公司是否以自己的名字拥有商标?贵公司是否收购了任何拥有商标的公司?如果是这样,除非您已签订适当的商标许可协议,否则贵公司对这些商标的使用将不会阻止这些商标的注册。这正是Floorco Enterprises,LLC的NOBLE HOUSE商标注册所发生的事情。在一项先决决定中,商标审判与上诉委员会(“ TTAB”)取消了Floorco的商标注册,因为只有Floorco的母公司正在使用该商标,而Floorco与其母公司之间没有商标许可协议。

Noble House 首页 Furnishings,LLC诉Floorco Enterprises,LLC,来宝公司(Noble House)要求取消Floorco在家具上的商标NOBLE HOUSE的商标注册,声称Floorco放弃了其商标权。1 118 U.S.P.Q. 2d 1413(T.T.A.B. 2016)。发生这一纠纷是因为Noble House申请了带有在线零售商店服务和家具仓储服务设计的商标NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS。但是,Noble House的申请被拒绝注册,因为商标局将Floorco的事先注册商标NOBLE HOUSE列为酒吧。为了扫清其申请成熟为注册的道路,来宝大厦(Noble House)要求取消Floorco的注册,声称Floorco放弃基于不使用的商标。

尽管缺乏销售,Floorco辩称它没有放弃商标,因为它仍在营销和宣传其NOBLE HOUSE家具。 Floorco的论据是没有用的,因为不是Floorco在营销和广告NOBLE HOUSE家具,也不是控制家具的性质和质量。相反,是Floorco的母公司Furnco 在ternational Corporation在使用该商标的同时还控制该商标的使用。

董事会指出,一般而言,如果母公司控制子公司的所有事务,则可以假定母公司正在以母公司拥有的商标对子公司出售的商品和服务的性质和质量进行控制,这样就不需要公司内部许可协议。但是,Floorco和Furnco并非如此,因为使用和控制其子公司所拥有商标的是母公司。取消中的问题是母公司是否使用了子公司的商标,而他们之间没有许可协议,是否保证了子公司的利益。答案是不。

TTAB承认Furnco是Floorco的所有者,因此Furnco也可能拥有Floorco的NOBLE HOUSE注册。但是,正是Floorco在商标注册中被列为所有者(因为从未记录过商标的转让),而Floorco声称在商业中使用NOBLE HOUSE商标来获得注册。由于Floorco并未控制Furnco使用其商标的任何方面,因此TTAB得出结论,Floorco放弃了其商标。

要点:公司应检查哪个实体是该商标的列出所有者,以及哪个实体实际在使用商标。如果所有者以外的其他实体仅在使用和控制商标的使用,则它们之间必须达成许可协议,以确保商标使用对所有者有利。

如果您要组建新的子公司,收购公司或已经收购了商标公司,我们的Sheppard Mullin可以帮助检查所有权和使用问题,以确保您的品牌受到保护。

 

[1] 如果商标连续三年未使用且商标所有人不打算继续使用,则视为商标被放弃。 U.S.C. 15第1127条。但是,如果商标所有人继续销售其商品或服务,则由于对产品或服务的需求不足而没有使用商标可能并不构成放弃。