美国专利商标局公布了其 第二次更新 上个月的PTAB试用和实践指南。解决专利面临的多个挑战的程序这一节是一个新的且值得注意的补充。

在里面 新部分 董事会在谈到同一请愿人提出的“挑战同一专利的平行请愿书”时指出:“在大多数情况下,一份请愿书就足以挑战一项专利的权利要求。在同一时间或大约在同一时间(例如,在专利拥有者的首次初步回应之前)针对同一专利提出的两个或多个请愿书,可能会给董事会和专利拥有者带来实质性和不必要的负担,并可能增加公平性,时机和效率问题。”

《指南》指出“在某些情况下可能需要一个以上的请愿书”,并举例说明了专利权人何时在诉讼中主张大量权利要求或何时对优先权日期存在争议。新程序要求,当一个请愿人提交超过一个对同一专利提出异议的请愿书时,请愿人应该对请愿书进行排名,并在其请愿书或单独提交的文件中解释请愿书之间的差异,为何差异是重大的以及为何董事会应行使其酌处权提出更多请愿书。

鉴于PTAB挑战涉及的许多专利的复杂性,每次申请的费用正在挑战中,以及《指南》只会导致原告进一步提高游戏技巧的可能性,这一变化令人费解。例如,原告现在可能会尝试延迟披露索赔的构造位置或主张更多的索赔,以防止 任何 PTAB质疑在诉讼中主张的权利。

有什么理由可以满足特定的PTAB小组还有待观察。请愿人将需要仔细考虑最有说服力的原因,例如,相互竞争的索赔构成,有争议的索赔数量庞大,技术的复杂性以及优先权问题。