联邦巡回赛’s recent decision in 市政拍卖,Inc.诉Thompson Corp.。532 F.3d 1318(联邦调查局,2008年)对软件和互联网专利具有重大意义。

市政拍卖 该案涉及一项涉及电子方法的专利“金融工具的原始发行人拍卖。”  简而言之,市政债券拍卖可以通过电子网络进行。  市政当局向承销商提供债券,承销商对整个债券发行进行约束(“all-or-none bidding”).  承销商将发行中的个人债券转售给公众。  投标人提交债券的价格和利率,以到期日为准。  最佳出价取决于实际利息费用(“TIC”).

现有技术的奇偶校验®电子投标提交系统要求投标者在参加拍卖之前安装软件。  该系统是“设计与传真和其他投标提交方法一起使用。”  奇偶校验是“sealed bid system,”这意味着在拍卖结束之前,不会对收到的出价进行评估,也不会向出价者提供任何反馈。

诉讼中的专利‘099专利,公开了“单个服务器上的集成系统”允许发行人进行拍卖,投标人使用网络浏览器提交投标。  无需单独的软件。  该系统可让发行人监控拍卖的进度,并让竞标者监控其出价。à-相对于当前的最佳出价。

专利权人Muniauction起诉Thompson侵权。‘099 patent.  被告程序只是现有技术的奇偶校验系统,该系统集成了一个出价计算程序,并经过修改以使发行人可以通过Internet查看出价。

在交叉检查期间,Muniauction’的专家承认,除了使用网络浏览器访问拍卖之外,其中两个要求与现有技术的奇偶校验系统相同。  尽管做出了这样的让步,陪审团仍然维持该专利的有效性,并因故意侵权而获得了7700万美元的赔偿。

联邦巡回赛 reversed, finding the claimed invention to be obvious.  引用 KSR International Co.诉Teleflex Inc.,127 S. Ct。 1727年(2007年),根据法律,联邦巡回法院裁定,’所谓的改善无济于事“根据现有技术元素的既定功能,它的用途远非可预测的使用。”  联邦巡回赛 reasoned as follows:

当。。。的时候‘099 patent’的申请于1998年5月29日提交,使用网络浏览器是众所周知的。  确实,对‘099专利本身将发明标识为使用“传统的互联网浏览器” and “常规的Web浏览软件。”  修改了现有的电子流程以结合现代互联网和Web浏览器技术…当时的平凡‘提出了099项专利申请。

市政拍卖 因此,该案表明,联邦巡回法院(以及扩展为地方法院)将越来越怀疑专利,这些专利的主要改进据称是将现有程序应用于互联网。

市政拍卖 该案还表明,当专利权人试图在专利权人的要求下显示不明显时,广泛的专利权利要求将给专利权人造成麻烦。 格雷厄姆 的因素“次要注意事项。”  联邦巡回法院认为,紧密联系必须将要求保护的发明与次要考虑因素联系起来(例如长期需求和商业成功)。  市政拍卖已证明其系统的成功。  但是成功的证据只集中于发明的一部分—“到期日投标” as opposed to “all-or-none bidding.”  联邦巡回法院指出“[a]尽管两种拍卖类型均在其书面说明中有所披露‘099专利的权利要求1和31包括常规的全无竞标,以及到期日竞标。  因此,[成功的证据]与权利要求的范围缺乏必要的联系。”

最后,也许最重要的是, 市政拍卖 认为,一般而言,仅当发现单方执行了权利要求的每个步骤时,方法权利要求才会受到侵犯。  联邦巡回赛 thus made it much harder to prove infringement under a theory of “joint infringement.”  在里面 市政拍卖 在这种情况下,该方法要求投标人和拍卖系统采取必要的行动。  因为投标方和运行拍卖系统的方是分开的,所以该方法的要求没有受到侵犯。

然而,尽管有多个参与者,但联邦巡回法院在以后的案件中仍然敞开了大门,以发现侵权行为。  在这种情况下,必须证明一方参加“control or direction”在侵权的每一步。  联邦巡回赛 elaborated as follows:

在传统上法律会要求被告直接侵权人对完成另一方要求的方法所必需的另一方的行为承担全部责任的情况下,可以满足控制或指示标准。

有了这句话,联邦巡回法院就没有为共同侵权理论留出余地,该理论要求多个实体仅作为东道国与用户有关联而采取行动。

作者:

达伦·富兰克林

(213)617-5498

[email protected]