商标合理使用辩护的含义和范围

大多数知识产权从业人员都熟悉"fair use"在版权侵权行为中进行辩护。 但是美国最高法院的裁决 KP Permanent Make-Up, Inc. v. 长久印象 I, Inc.543 U.S. 111(2004)专门考虑了合理使用抗辩的含义和范围,因为合理使用抗辩在商标侵权诉讼中是存在的。 这样一来,高等法院做出了自己"lasting impression"商标侵权分析。 

U.S.C. 15§1115(b)(4)将商标合理使用抗辩权提供给"use of the…名称,术语或设备…被指控为侵权是一种使用,而不是作为商标 …描述和公正且真诚地使用的术语或装置的名称 仅描述该方的商品或服务。"[1](已添加重点。) 从本质上讲,一个术语必须被描述性地使用,而不是作为一个标志,要公正,真诚地遵守本法规"fair use" standard.
  
长久印象 本案涉及有关术语变体的竞争使用的争议"microcolor." Lasting Impression公司拥有永久性彩妆产品方面无可争议的注册商标,其中包括术语MICRO COLORS。 KP永久化妆公司开始使用该术语"microcolor"与类似产品相关的营销手册中。 持久印象起诉KP永久化妆商标侵权,KP提出了合理使用辩护。 

该案之所以提交至最高法院,是因为联邦巡回上诉法院在正确解释商标侵权合理使用抗辩上存在分歧。 一些巡回法庭(包括第九巡回法院,对该案提出上诉)认为,合理使用抗辩要求被指控的侵权人肯定地表明 没有 消费者在受质疑的使用和相关商标之间存在混淆的可能性。合理使用标准实质上是向被指控的侵权者施加证明没有任何可能混淆的负担。

完全不同的是,其他巡回法院也允许合理使用辩护保持可行,即使在受质疑的使用与争议商标之间可能存在混淆的可能性。 那些巡回赛之所以如此,是因为它是商标所有者’为了证明商标侵权诉讼中存在混淆的可能性,合理使用辩护不能合理地解释为要求被指控的侵权人否定所有有关混淆可能性的建议。 相反,这些巡回法院在确定被指控的侵权者使用商标实际上是否公平时,检查了可能造成混淆的程度。

最高法院同意上述第二个标准。 在商标侵权诉讼中,法院裁定,提出对合理使用进行法定肯定辩护的当事方没有独立负担,可以消除使消费者对标的商品或服务的来源感到困惑的任何可能性。 根据其决定 长久印象,消费者混淆的某些可能性与合理使用防御兼容。 即使存在混淆的可能性,也可以提出合理的使用作为成功的辩护,而证明混淆的可能性的负担仍然落在侵权方身上。 

尽管如此,可能的混乱程度仍与合理使用的评估有关,并影响到将被视为目标的目标"fair use,"这样,法院在决定合理使用辩护是否有效时,将平衡并权衡可能造成的混淆的程度。 

长久印象 案件本身被还给了第九巡回法院。 有趣的是,第九巡回法院仍然拒绝基于合理使用辩护对KP作出简易判决,因为它认为存在关于公司之间可能混淆的程度的重大事实问题。’ uses of the term "microcolor."  See KP Permanent Make-Up, Inc. v. 长久印象 I, Inc.,408 F.3d 596(2005年9月)。 

所以呢"lasting impressions"可以从最高法院提起’s decision? 看来,在评估法定合理使用抗辩是否可用于驳回商标侵权主张时,当事人可以遵循四个基本步骤:

  1. Determine whether the challenged use is a term or device, as opposed to a symbol or picture. 的 合理使用 defense 上 ly applies to "terms or devices."  
  2. Determine whether the challenged term is being used as a mark. 的 合理使用 defense does 没有t apply to terms that are being used as actual marks.  
  3. Determine whether the challenged term is truly descriptive. 的 合理使用 defense 上 ly applies to terms that are being used to describe the relevant goods or services of the alleged infringer.  
  4. 确定是否公平,真诚地使用受质疑的术语来描述有争议的商品或服务。在此,各方应检查使用的完整背景以及可能造成混淆的程度(使用来自 AMF,Inc.诉Sleekcraft Boats,例如599 F.2d 341(9th Cir。1979)进行分析。  

总的来说,商标侵权合理使用抗辩的生命力会因情况而异。 个人和公司应始终考虑商标侵权合理使用抗辩的保护范围,并在决定如何对自己的商品和服务进行品牌和广告宣传时应谨慎谨慎,以免以这种方式使用商标和/或术语作为侵权"lasting impression." 


[1]           U.S.C. 15§ 1115(b)(4) also lays out a 合理使用 defense for use of 上 e’自己的名称,本文不讨论。