介绍

本文是由五个部分组成的系列文章中的第四篇。这些文章中的每一个都与2019年美国的机器学习可专利性状况有关。每个文章都描述了PTAB撤消审查员对第101条对基于机器学习的专利申请的主张的驳回的情况。的 第一篇 该系列文章描述了美国专利商标局的 2019年修订的专利主题事项资格指南 (2019 PEG),于2019年1月7日发布。2019PEG更改了审查员在拒绝根据 第101节[1]专利法,并由PTAB审核 这些审查员拒绝的上诉 。 的 上一篇文章 该系列文章中的其中一部分描述了克服101种拒绝的方法,其中PTAB发现抽象的思想被“引用”。本文介绍了另一种情况,PTAB将2019 PEG应用于 机器学习专利,并得出结论认为审查员是错误的。

案例4:上诉2018-004485[2] (确定于2019年4月1日)

此案涉及PTAB撤销了审查员对第14 / 789,857号专利申请的权利要求的第101条的驳回。该申请涉及

分别基于用户与第三方系统的交互来维护用户配置文件的数据库。 。 。 。 “识别唯一用户感兴趣的潜在项目”,例如与数据收集相关的新闻报道。 。 。 。预测的感兴趣项'可以包括确定为匹配与唯一用户个人资料相关联的联系人记录的个人名称和/或公司名称的文章。”

审查员认为,这些索赔针对的是抽象概念的“组织人类活动”和“心理过程”类别:

[权利要求]引用了“比较新的和存储的信息并使用规则来识别选项”的抽象概念。 。 。 “一种允许组织更充分地实现和利用其成员关系的系统”的基本经济实践。 。 。背诵“由多个案件的律师可以并且已经完成的程序,他们可以在精神上或在纸质文件中保持这种联系。””

申请人在上诉中提出了几个论点。第一个论点是“所要求保护的发明的主题与[三类抽象概念]的概念相距甚远。”主张“被广泛删除”的论点类似于所谓的抽象思想被“整合”的论点(步骤2A,步骤2)。此外,被“广泛删除”的主张类似于“发明概念”论点的“明显更多”的语言(步骤2B)。但是,基于上下文,申请人似乎认为所主张的主题与抽象概念类别有很大不同,以致于没有列举抽象概念类别(步骤2A分叉1)。

申请人提出的第二个论点是“审查员过分概括了索赔的特征”。该论点可能针对第2A步,其中2019 PEG提供了“至关重要的一点是,审查员在评估司法例外是否通过整合到例外的实际应用中而受到有意义的限制时,必须从整体上考虑该主张。”该论点也可能直接针对审查员对步骤2A的两个分支的应用,而不是针对2019年PEG中的特定条款。无论此论点与2019年PEG的关系如何,PTAB在其他2019年案件中都强调了这一论点。[3]

申请人提出的第三个论点是:“索赔在各个方面类似于我们的复审法院认为符合条件的先前索赔。”在2019年PEG之前,审查员对101项拒绝的推理基于与联邦巡回案件的类比。现在,随着2019年PEG的实施,审查员通常不会引用案例来解释101项拒绝的理由。关于2019年PEG的常见问题 [4] ( 2019常见问题 )回答了审查员的问题:“我是否仍可以在我的Office诉讼中引用法院的判决,以支持将权利要求语言中叙述的主题识别为抽象概念?”与

在2019年PEG下,您应该引用列举的一组抽象概念。您可能会引用法院的判决支持将权利要求语言中陈述的主题识别为抽象概念,但是将权利要求语言中所陈述的主题识别为抽象概念应与2019 PEG一致。

因此,援引判例法可能仍是证实2019年PEG结构下争论的一种有意义的方式。同样,如最高法院和联邦巡回法院所解释的那样,2019年PEG不能限制美国法典第35条规定的专利发行范围。因此,在2019 PEG的适用似乎与判例法不一致的情况下,判例法论证可能特别有用。

此外,尽管可能不建议审查员对101项驳回进行判例法论证,但似乎美国专利商标局仍期待申请人的判例法论证。在2019年常见问题中,美国专利商标局回答了审查员的问题,该问题涉及申请人在反对101拒绝的论点中使用案件

审查员应指出2019 PEG现在适用,并指出所列举的抽象概念分组中的哪些适用于先前确定为抽象概念的要求保护的概念。 2019年PEG与最高法院和联邦巡回法院主题资格决定一致。[5] 因此,审查员应考虑和解决申请人针对任何特定案件的论点,其方式为审查员针对另一可专利性理由的驳回(例如35 USC§103或非法定双重专利)。

申请人提出的第四个论点是,本发明“改善了计算机的功能。 。 。通过使计算机能够基于存储在唯一用户配置文件中的数据,基于对用户活动的智能和主动监视来识别和预测感兴趣的项目。”该论点直接来自第2步第2步“示例2”,该示例涉及改善计算机的功能。这个例子和论点来自 东德控股 – 2014年12月判决的联邦巡回案件是克服101个拒绝的常见论点。

申请人提出的第五个论点是:“发明使计算机能够执行从计算角度来看超出人类能力的事情。”尽管第四个论点是该方法改进了计算机,但第五个论点是该方法只能在计算机上执行。该第五个论点类似于2019 PEG步骤2A插脚2中提供的示例:“附加元素对索赔所必需的特定机器或制造品实施司法例外,或将司法例外与之结合使用。 ”

申请人提出的第六个论点是,本发明是对现有方法的改进。该论点尽管看似针对第102节和第103节的新颖性和非显而易见性,但实际上可能针对第2B步中的“发明概念”。虽然第102节和第103节要求确定 如果 对现有方法进行了改进,步骤2B需要确定 哪些元素 为改善做出了巨大贡献。步骤2B本质上在 抽象概念 是“额外解决方案活动”,以及 其他要素 是“额外解决方案活动”。如果某项权利要求的发明方面可归因于某项权利要求的非抽象元素,则在第2B步中,无论其他要素中是否包含抽象概念,该权利要求均被视为具有主题资格。此外,在第2A步第2步中,关于是否存在创新的争论可能与确定“其他要素是否反映了计算机功能的改进或对其他技术或技术领域的改进”有关。

申请人提出的第七个也是最后一个论点是,要求保护的发明“针对的是新颖的主题,人类无法通过执行其精神步骤(或使用笔和纸)来复制。”该论点针对抽象思想的“心理过程”类别(步骤2A分叉1)。

在其分析中,PTAB同意申请人的意见,即101条驳回应被撤销,因为它没有列举一个抽象的想法。从第二类抽象概念开始,它很快得出结论,“这不是抽象的'组织人类活动的方法'。” PTAB列出了2019年PEG提供的针对此类抽象概念的示例,并得出结论认为它们均不适用。

然后,PTAB间接地处理了申请人的前两个论点,发现审查员“对权利要求进行了过分概括,”并试图在列举的三个抽象概念类别之外拒绝该权利要求,“这不是确定权利要求是否有效的依据”。针对一个抽象的想法。”关于这一点,PTAB进一步解释说:“法院必须谨慎行事,以免过分简化索赔要求,因为它们通常是对索赔要求的全面解释,而没有考虑到索赔要求的具体要求。”此外,PTAB解释说,审查员的“特征描述制定得过高,与独立权利要求1的表达语言没有很好的关联”。

接下来,PTAB间接解决了申请人的与抽象思想的“心理过程”类别有关的第七个论点,发现没有“表明该概念是纯粹的心理过程,因为它描述了存储用户档案的数据库的使用”以及使用这些用户个人资料和收集的数据来预测感兴趣的项目。”此外,PTAB指出,“在其最广泛的合理解释下,所列举的步骤‘实际上不可能在头脑中执行。’所列举的大多数局限性涉及涉及在多个不同系统之间传输和收集数据的数据处理步骤。”这种推理似乎表明,利用多个系统(例如,多台计算机),利用数据库或执行“预测”步骤,使索赔更有可能不背诵精神过程。如本系列第二篇文章所述,专利申请规定该方法在计算机上执行(而不是在人脑中执行)这一事实不应成为得出结论认为该方法不是心理过程的唯一原因。 ;但是,这可以用于证实其他证据。在这种情况下,PTAB可能已经在试图描述方法的复杂性时描述了计算机组件。或可能已经在描述它们以证实复杂性的证据,从而表明该方法实际上只能在计算机上执行。

结论

这种情况说明:

(1)在这种情况下,基于联系记录识别潜在兴趣项目的方法被认为不是一个抽象的想法;

(2)申请人可以在PTAB的上诉中提出的几个论点;

(3)申请人可能会争辩说,审查员在描述该请求时过于笼统地提出了要求;和

(4)背诵或“几个不同的系统”可能会使一种方法成为一种心理过程的可能性降低。

另外,在这种情况下,申请人在PTAB提出了七个论点,没有一个被直接明确地提出。 PTAB仅间接或隐含地解决了申请人的论点。值得注意的是,申请人的论点并未在2019 PEG提供的“一站式”结构中提供,并且未使用2019 PEG中使用的表达语言。这种上诉对申请人是成功的-很难与成功争论-但看起来,如果上诉人的论点处于相同的论点结构中,那么它的论点可能会更强,或者至少由PTAB更直接和明确地解决。 PTAB是针对使用的(即,如果采用的是2019 PEG提供的格式)。

下一篇文章将基于此背景,并将提供一个不同的示例,说明PTAB如何在2019年PEG下逆转Examiner 101对机器学习专利的驳回。请继续关注下一个案例的分析和教训,其中包括克服对确定为背诵这两个“抽象思想”的主张的拒绝。 “自然现象。”

脚注

[1] 35 U.S.C. §101。
[2] //e-foia.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?system=BPAI&flNm=fd2018004485-04-01-2019-1.
[3] “最高法院长期以来一直认为,所有发明都在某种程度上体现或适用自然,自然现象和抽象思想的规律,因此,我们在解释这一排他性原则时必须谨慎行事,以免它吞噬所有专利法。 '。 。 。我们既不能过分概括主张,也不能过分强调可能背诵自然法则或抽象概念的限制。”上诉2017-005993,第15(引用 爱丽丝 )。
[4] 关于2019年修订的专利主题事项资格指南(“ 2019 PEG”)的常见问题(FAQ) //www.uspto.gov/sites/default/files/documents/faqs_on_2019peg_20190107.pdf.
[5] 正如本文前面的脚注所指出的那样,2019年PEG与美国专利商标局以前模拟联邦巡回决定的做法不同,并且-由于标准不同-可能导致不同的结果。但是,美国专利商标局说的是正确的,即2019年PEG下司法例外的适用范围不会比联邦巡回法院的判决范围更广;如果不一致可能导致更广泛的应用(如果有这种情况的话),则应以联邦巡回法院的判例法而非2019年PEG为准。