第3部分:与之相关的热门话题 相互间 评论

在这个由四部分组成的系列文章中,我们展望了可能在2020年对知识产权法律和实践产生重大影响的案例,立法和其他趋势。在系列文章的前两部分中,我们研究了的 最高法院目前正在审理的知识产权问题专利资格法可能发生的变化.

在本系列的第三部分中,我们着眼于与 当事人之间 审查我们预计将成为2020年热门话题的会议记录,包括:

  • 在专利审判和上诉委员会(“ PTAB”)中任命行政专利法官是否违反《宪法》的任命条款;
  • PTAB是否将允许根据2019年3月宣布的试点计划进行更多的索赔修改;
  • 当侵权案件在不影响裁决的情况下被驳回时,提交知识产权申请的期限是否应该继续有效;
  • 知识产权中专利主张的无效是否应追溯撤销地方法院关于侵权和有效性的裁决;和
  • PTAB是否将能够一致地采用新标准来识别利益相关方。

1. PTAB的合宪性

2019年10月31日,联邦巡回法院在 Arthrex,Inc.诉Smith& Nephew, Inc. 认为根据AIA任命行政专利法官(“ APJs”)违反了《宪法》的任命条款。特别是,法院认定,APJ是主要官员,须经总统任命并由参议院确认。因此,法院认为商务部长任命APJ是违宪的。然而,法院并没有全面罢免董事会,而是切断了法律条文,允许解雇APJ“仅出于能够提高服务效率的原因”。法院认为,如果没有此类保护,则秘书或局长可以随意解雇APJ,以确保适当的监督和监督,并纠正宪法缺陷。

联邦巡回法院随后撤回了上诉委员会的上诉决定,因为该决定是由APJ小组做出的,该决定在做出决定时尚未根据宪法任命。但是,法院将其判决范围限于“作出最终书面判决以及诉讼人提出上诉的任命条款挑战的情况。”法院还明确指出,机构的决定不受其裁决的影响,因为“根据《美国法典》第35条,法规明确赋予了[机构]处长权力。第314条。”法院认为,“在新的审理小组中,按照现有的书面记录进行调查没有错误。 。 。 。”

小组决定后,包括美国专利商标局在内的当事方均提交了三份独立的请愿书,要求 整个 评论。专利所有人试图就专家组的补救措施是否足够的问题进行重新审理,并认为应该完全取消知识产权。相比之下,请愿人和美国专利商标局寻求对他们的辩护,认为APJ已经是劣等官员,即使他们不是劣等官员, 整个 法院应采取另一种补救措施。

重点介绍

截至本文发布之日,有关 整个 审查尚未发布。但是,考虑到该争端的宪法影响以及成功的《任命条款》质疑的相对罕见,该问题有可能需要最终由最高法院解决。

2. PTAB的试点计划是否会导致更多的索赔修改

2019年3月15日,PTO 宣布了一项新的试点计划 允许知识产权诉讼中的专利所有人向PTAB请求有关修订动议的初步指导。收到此类请求后,PTAB向专利所有人提供一项不具有约束力的评估,以评估该动议是否满足正式要求, 例如,索赔修订是否响应既定理由,扩大索赔范围并引入新问题。 PTAB还根据申请人对修改动议的反对意见,对修改后的权利要求是否可取得专利提供了初步意见。

收到初步指导后,专利所有人可以选择以两种方式之一进行。首先,专利所有人可以提交答复,以支持先前提出的修正案。或者,专利权人可以提出修正案修正案,以解决PTAB或请愿人已经确定的任何缺陷。如果提出了修订的修正案动议,则PTAB将发布新的调度命令,从而为当事方提供更多的时间来全面介绍修订后的动议。

迄今为止,PTAB已提供了15个IPR的初步指南。 PTAB在15宗案件中的12宗中建议修改后的索赔可能不具有专利权。在一个案例中,PTAB建议某些权利要求可能具有专利权,而且修正案针对的是新问题。 参见ZTE(SUA),Inc.诉Cywee Group,Ltd.。IPR2019-00143,第35号文件,第4-10页(2019年12月5日)。在其余两种情况下,PTAB认为部分或全部经修改的权利要求书可专利。  参见美国电子公司诉Pulse Electronics,Inc.,IPR2019-00511、19号文件,第7-13页(2020年2月4日)和 Smartmatic USA Corp.诉选举系统& Software, LLC,IPR2019-00527,文件第23页,第7-10页(2020年2月18日)。

鉴于PTAB在收到请愿人对拟议的权利要求修正案的反对意见之后,但在专利拥有人对异议作出答复之前发表了自己的见解,因此迄今为止提供的大部分负面指导意见也许不足为奇。因此,PTAB在发布其指南时通常仅具有专利性方面的一面。 PTAB在迄今为止发布的每个指导决定中都承认了该程序上的奇怪之处。 看到, 例如, 中兴通讯(SUA),Inc.诉Cywee Group,Ltd.,IPR2019-00143,第35号文件,第第3条(2019年12月5日)(“我们强调,本文中表达的观点可能会在考虑完整记录后进行更改,包括对专利拥有者提出的动议进行的任何修订。因此,本初步指南对董事会无约束力例如,当它做出最终书面决定时”)。

在提供了初步指导并且已经提出提交修订动议的截止日期的十个案例中,专利所有人已经提交了七个修订案的动议修正案。 PTAB尚未就任何这些事项发布最终决定。因此,就修正案中的两票是否会提高修正案的极低成功率得出结论尚为时过早。值得注意的是,自PTAB以来 2019年3月更新,只有不到4%的修正案获得批准。

重点介绍

根据试点计划,PTAB为专利所有人提供了有关其修改动议的有用的初步指南,包括根据知识产权的现有记录,动议是否可能成功。但是,将根据试点计划的最终成功来判断该试点计划是否使专利拥有者有能力获得适当的权利要求修正。在早期试点项目中发布最终的书面决定后,我们将更多地了解专利权人如何有效利用初步指南来制定成功的修正案。最终,我们预计将在2020年增加对试点计划的依赖,并且成功修改的动议也将增加(假设该计划不会中断)。

3.在不损害知识产权的情况下驳回侵权案件时,提交知识产权请求的期限是否应该继续

一系列意见–包括 Wi-Fi One,LLC诉Broadcom Corp.(联邦巡回法院,2018年) –联邦巡回法院裁定,提交申请的期限为 当事人之间 审查下 35 U.S.C. §315(b) 即使侵权投诉后来在没有任何损害的情况下被驳回,也开始以侵权投诉为服务。

WiFi一 该规则为被指控的侵权人提供了强烈的动机,即使在侵权案件被驳回后也可以提交知识产权申请。同时,可能会激励专利所有人提起侵权诉讼,然后自愿驳回这些案件,以触发被告提出知识产权呈请的截止日期。我们预计这些可以说是不受欢迎的激励措施将影响2020年的知识产权决策。最高法院甚至会在许可的情况下进行干预 证书贝内特监管人员,Inc.诉亚特兰大Gas Light Co.(联邦巡回法庭,2018年).

中的决定 贝内特监管人员 反映了 WiFi一 实践中的规则。 2012年,贝内特(Bennett)为亚特兰大天然气(Atlanta Gas)提出了一项专利侵权投诉。但是,由于缺乏人身管辖权,该申诉最终被驳回,没有任何偏见。作为对原始投诉的回应,亚特兰大天然气公司于2013年提交了一份知识产权请愿书。但是,PTAB驳回了这一最初的知识产权请求,因为亚特兰大天然气公司未能更新其真实利益相关方的披露。然后,亚特兰大天然气公司(Atlanta Gas)在2015年提交了第二份知识产权请愿书,以解决这一程序缺陷。 PTAB成立 当事人之间 经过审查,最终发现Bennett的所有专利申请均未获得专利。

在向联邦巡回法院提出上诉时,贝内特辩称,根据§315(b),第二次知识产权申诉是不合时宜的,因为该申诉是在原始侵权投诉送达一年后提出的。即使最初的投诉因缺乏对亚特兰大天然气公司的人身管辖权而被驳回,联邦巡回法院仍认为 WiFi一 规则适用。法院认为,送达投诉“明确暗示”第315(b)节,与“投诉随后的成功或失败”无关。

亚特兰大天然气有 请最高法院审查,认为在不影响申诉的情况下驳回投诉应重新设置第315(b)节中的时限计算。亚特兰大煤气公司(Atlanta Gas)辩称,如果送达了任何致命缺陷的“投诉”,即使缺少主题或个人管辖权,相反的结果也会触发§315(b)的时间限制。

在最高法院审理此事时,PTAB的优先意见小组(POP)最近遵循了联邦巡回法院对第315(b)节的规定 GoPro v.360英雄,发现§315(b)的语言“通俗而明确”,并且禁止在一年多前向呈请人提出侵权反诉的专利申请的提交,即使专利所有人缺乏起诉的权利反诉时侵权。

重要要点

在下面 WiFi一 原则上,驳回涉嫌侵权的投诉并不一定意味着被告侵权者走了一条路。如果投诉在没有任何歧视的情况下被驳回,例如,由于未能根据美联储提出索赔要求。 R.文明P 12(b)(6)–专利权人将来可能仍会提起新诉讼。在此期间,被告侵权人继续进行知识产权申诉的时间持续不断。尽管在没有侵权案件悬而未决的情况下,承担知识产权诉讼的费用可能没有吸引力,但如果专利拥有者后来提起新的诉讼,则提出知识产权诉讼可能是确保被告侵权者获得知识产权诉讼的唯一途径。

4.知识产权裁决对地方法院平行诉讼的影响

随着知识产权诉讼程序的日益普及,在地区法院和PTAB审理涉及同一专利的平行案件越来越普遍。在某些情况下,地区法院可能会发现某项专利是有效的,并且仅在PTAB随后发布使该专利无效的最终书面裁决时才受到侵权。在侵权行为的待决时间很长的情况下,例如在上诉审查后还保留侵权决定的某个方面的情况下,这种不一致的判断的风险尤其严重。如果专利所有人提起了一系列诉讼,而较早的诉讼提起了很长时间,则后来的诉讼请求的当事方也就知识产权产生了不一致的判断。

联邦巡回法院最近的决定 克里玛 Sys。 v.ALE美国(2019年联邦巡回赛) 提醒人们,即使专利所有人在地方法院侵权案件中胜诉,知识产权诉讼也可能给专利所有人带来风险。

2015年,Chrimar对ALE USA,Inc.提起诉讼,指控其侵犯了四项专利。在陪审团审判后,Chrimar胜诉,克服了ALE的无效辩护。 ALE对地方法院的索赔要求和一些证据问题提出上诉。在2018年, 联邦巡回法院推翻了地方法院对四项专利之一的索赔要求 (’012专利)并被撤回,但没有以其他方式对地区法院的侵权和有效性调查结果提出批评。

在地方法院的审判和上诉进行期间,其他公司在PTAB之前对Chrimar的专利提出了质疑。最终,PTAB认定这四项专利的所有相关权利要求均未获得专利。克里玛 上诉 这些决定。

鉴于PTAB的非专利性裁决,ALE要求在地方法院暂缓进行还押程序。作为回应,Chrimar试图通过撤销其在012号专利下的剩余侵权主张,并批准一项不针对该专利提起ALE诉讼的盟约,以隔离先前的判决,以免进一步审查。克里玛认为,这些步骤消除了还押程序中的所有非最终问题。在ALE的异议中,地方法院驳回了Chrimar对’012专利的侵权要求,并做出了最终判决,理由是没有任何决定或保留的余地。 ALE上诉。

联邦巡回法院在同一天听取了ALE对地方法院判决的上诉以及Chrimar对PTAB的非专利权裁决的上诉。 2019年9月19日,联邦巡回法院发布了 第36条的确认 PTAB的决定。在 同一天的非先决决定,联邦巡回法院认为PTAB的非专利性裁决“对涉及该专利的任何未决或共同待决的行动具有立竿见影的排他性影响”,与其在该专利中的持有权一致 XY,LLC诉Trans Ova Genetics(联邦巡回法院,2018年)费森尤斯美国公司诉Baxter国际案’l,Inc.(联邦政府,2013年)。法院解释说,在最终裁定之前,一项诉讼尚待处理(,“没有法院可以执行,只有执行判决”),并且“在直接上诉仍待审理的情况下,通常不会存在最终裁决。”结果,将近两年后发布的知识产权裁决有效地撤销了地区法院关于Chrimar专利是有效和侵权的裁决。

但是结果达到了 克里玛 似乎取决于联邦巡回法院发布的有关其还押决定的命令措辞。实际上,在苹果与VirnetX之间长期存在的专利纠纷中,联邦巡回法院似乎已经取得了相反的结果。在这场纠纷中,德克萨斯州东区陪审团裁定,苹果的Facetime和VPN点播产品在2012年侵犯了VirnetX的四项网络安全专利,判给VirnetX 3.68亿美元的赔偿。在上诉中,联邦巡回法院在很大程度上 维持原判,但在2016年进行了第二次损害赔偿审判,陪审团判给VirnetX 4.39亿美元。苹果再次提出上诉。

虽然损害赔偿问题在初审法院和联邦巡回法院之间反弹,但苹果公司和其他公司向VirnetX提出了挑战。’通过大量复审和IPR获得USPTO的专利。 USPTO最终发现Facetime侵犯的所有索赔以及VPN点播产品侵犯的所有索赔(除其中一项之外)均未获得专利。 VirnetX对美国专利商标局的决定提起上诉。

竞争性损害赔偿和不可专利性上诉正在联邦巡回法院一起审理。联邦巡回法院不是同时决定所有损害赔偿和可专利性问题,而是首先发布了 简要确认 联邦法院在2019年1月15日作出的关于损害赔偿的裁决。 6月28日2019年8月1日。苹果通过各种要求在联邦巡回法院进行复审的请求(但均被拒绝)以及通过 证书 请愿书,也被拒绝。但是,苹果公司通过第60(b)条动议,对该决定再次向地方法院提出了攻击。初审法院尚未解决苹果的动议。

重点介绍

我们预计,随着平行诉讼程序数量的增加,地区法院和PTAB判决不一致的频率也会增加。我们还希望看到诉讼人测试所谓的边界 费森尤斯 在2020年排除在外。在专利拥有者方面,我们预计要求最高法院进行干预,并认为PTAB不能推翻先前作为第三条法院程序一部分作出的侵权和有效性裁定。在被指控的侵权者方面,我们希望看到要求联邦巡回法院以一致的方式同时处理地方法院和PTAB上诉的呼吁。另外,如果有可能做出知识产权裁决的干预,我们希望被告侵权者试图放慢地区法院诉讼和相关上诉的步伐。

5.当前标准下确定真正利益相关方的困难

的请愿书 当事人之间 审查必须确定请愿书中的所有利益相关方(“ RPI”)。自成立以来,PTAB通常将其RPI分析的重点放在第三方是否为知识产权提供直接资助或主张控制上。然而,2018年,联邦巡回法院在 互联网 Time LLC诉RPX Corp.案中的申请 PTAB必须采用更“灵活”的方法来识别RPI。联邦巡回法院解释说,这种“灵活的方法”着眼于“公平和实际的考虑,着眼于确定非当事方是否是与请愿人之间已有既定关系的明确受益人。”

联邦巡回法院识别RPI的“灵活方法”导致了不确定性。 AIT 决定。如果从字面上看,请愿人的几乎每个公司分支机构都将与请愿人建立“已有的关系”,并且将从成功的知识产权请愿中受益。申请人的业务伙伴和客户也可能符合此描述。此外,传统的地方法院联合辩护团体的成员也可以说符合《宪法》规定的“灵活”标准。 AIT.

PTAB强调了AIT“灵活方法”的潜在扩展性(模棱两可), 涡流 Co.Ltd。诉Columbia Sportswear North America,Inc.,案IPR2017-00651(PTAB一月24,2019)(第148号文件) 作为先决决定。在 涡流,PTAB发现与请愿人的赔偿协议和独家制造协议的一方是RPI,应在请愿书中予以确定。

增加不确定性的是,联邦巡回法院的其他面板 最近解决了RPI分析。专家组认识到 AIT,它的分析重点在于专利拥有人的承认,即在记录中没有事实证明所谓的RPI确实写了知识产权请愿书或控制了知识产权程序。这意味着,至少在某些专家小组之前,旧的资金或控制分析仍然具有重要意义,这是由联合国授权的“灵活方法”的一部分 AIT.

同时,PTAB小组指的是对 AIT,它们通常接近旧标准。例如,PTAB专家组驳斥了RPI关系是由以下方面建立的论据:(i)专利辩护团体中的一般成员,在该成员中,没有直接支付,控制或没有义务提交主题IPR; (ii)一般业务关系; (iii)与请愿人建立广泛的开发和生产关系。但是,在至少一个案例中,PTAB认为第三方是基于开发协议的RPI,其中包括与知识产权保护和赔偿相关的各种规定。

重要要点

联邦巡回法院 AIT 这一决定为RPI的识别注入了很大的歧义。作为PTAB的 涡流 该决定表明,现在的分析远远超出了第三方是否积极参与知识产权保护,而且还牵涉到第三方仅与请愿人有相对紧密业务关系的情况。随着2020年的到来,我们预计RPAB分析的范围将在PTAB和联邦巡回法院进一步展开诉讼。专利持有人将寻求以类似的案例为基础 涡流 尽可能多地牵涉到一般的业务关系,而请愿人将寻求将精力集中在与先前的资金和控制分析中存在问题的因素类似的因素上。

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在我们的四部分的最后一部分中 知识产权展望 系列,我们将研究2020年可能的知识产权相关立法。