根据专利穷竭学说(又称为“首次销售学说”),对专利产品的初始授权销售将耗尽专利所有者的权利,以进一步控制该产品的销售,要约或使用。 鲍曼诉孟山都公司。,133 S. Ct。 1761(2013)。换句话说,一旦专利产品在专利权人的授权下出售给买方,买方或该产品的任何后续购买者都可以自由使用或转售该产品,而不会受到专利法的限制。因此,在专利拥有人已经从首次销售中获得公正报酬的假设下,专利穷竭学说试图防止专利持有人获得任何超额赔偿或可能的双重追偿。在程序上,被告侵权者可以提出专利用尽作为在专利侵权诉讼中的肯定抗辩。

尽管专利权穷竭学说在理论上似乎相对简单明了,但该学说在现实世界中的应用却并非直截了当或简单。这并不奇怪,因为在当今瞬息万变的社会和日益竞争的市场中,经济交易和许可协议变得越来越复杂。此外,只有极少数现代最高法院和联邦巡回法院的裁决涉及专利权耗尽。此外,由于涉及专利产品或过程的现代商业交易中可能发生的无数种事实情况,可利用的案例往往无法就穷竭的范围和范围提供足够的指导。

为了使专利权耗尽问题更加需要澄清,联邦巡回法院下达了10-2 整个 在密切关注且备受期待的案例中做出决定 利盟 在 ternational,Inc.诉Impression Products,Inc.,第14-1617号,-1619号(2016年2月12日,美联储)。

背景

利盟 在 ternational,Inc.制造和销售打印机和墨粉盒,并且还拥有涵盖其墨粉盒技术的多项专利。利盟为购买者提供了选择,可以以全价购买“常规墨盒”而没有任何限制,或者以折扣价购买“退货计划墨盒”,但需遵守一次性使用和无转售的限制。

Impression Products,Inc.收购了在国内和国外销售的“退回程序墨盒”,并由海外第三方亲自修改了墨盒以配置它们以供再次使用。然后,未经Lexmark授权,将修改后的墨盒导入美国并转售。利盟在俄亥俄州南部地区地方法院对Impression提起专利侵权诉讼,指控Impression直接违反了Lexmark的单次使用且没有转售限制。 Impression根据专利穷竭抗辩提出了驳回动议,理由是由于Lexmark已经在国内外销售了这些碳粉盒,因此尽管对“退货计划”进行了一次性使用和无转售限制,但Lexmark仍可以起诉侵权。墨盒。”

在加强辩护时,Impression辩称,之前有两个联邦巡回法院的专利用尽案, 马林克罗德角v。Medipart,c。,976 F.2d 700(Fir。Cir。1992)和 爵士乐照片 Corp.诉国际贸易委员会264 F.3d 1094(联邦法院,2001年)分别被两个最高法院的案件推翻, 广达 Computer,Inc.诉LG Electronics,Inc.。,美国533。 617(2008)和 基尔生诉John Wiley& Sons, 在 c.,133 S. Ct。 1351(2013)。

地方法院同意Impression 广达 否决 马林克罗特, 并驳回了Lexmark关于在美国销售的受限制墨盒的侵权索赔。但是,地方法院不同意 基尔生 否决 爵士乐照片,并拒绝了Impression提出的驳回Lexmark涉及在海外销售的墨盒的侵权索赔的动议。双方随后提出上诉。

国内销售

马林克罗特, 涉及国内专利产品的销售,联邦巡回法院裁定,使用限制(例如“仅一次使用”条件)不会耗尽专利权,“除非该条件违反其他法律或政策。” 见马林克罗特,在976 F.2d,708。如上所述。 马林克罗特 不再是好的法律,因为它被默示推翻了 广达.

广达LG拥有涵盖计算机芯片的专利。 LG已授权英特尔制造和销售使用该专利的芯片。许可协议包括免责条款,该条款规定未向英特尔客户授予许可,以按照LG专利的方式将许可的英特尔产品与非英特尔组件组合在一起。此外,单独的主协议要求英特尔通过将英特尔产品与非英特尔产品结合在一起来通知其客户,他们没有获得LG专利的使用许可。最高法院裁定,英特尔将其芯片出售给客户和计算机制造商广达(Quanta),已用尽LG的专利权。更具体地说,法院指出,由于专利许可协议本身允许被许可人在没有任何条件或限制的情况下“制造,使用或[或]销售”产品,因此英特尔与广达之间的销售用尽了LG的专利权,因此广达允许自由使用从英特尔购买的专利芯片。

为了澄清双方之间的紧张关系 马林克罗特广达,位于 利盟 强调最高法院的 广达 决定的重点是制造许可证持有人而不是专利持有人出售专利产品。此外,联邦巡回法院通过澄清 广达 不涉及受限制的销售,而涉及被许可人的销售不受任何条件或限制的约束。因此,联邦巡回法院认为 广达 没有否决 马林克罗特,并且Lexmark的一次性使用或禁止销售限制并未耗尽其专利权。

国外销售问题

Impression进一步辩称,利盟在国外销售其专利墨粉盒的行为使Lexmark免受基于在国外进行物理改装并进口到美国的墨粉盒的侵权指控。 爵士乐照片 Impression认为,美国专利权仅在美国进行首次销售而已用尽,而不是在国外进行销售。 基尔生 否决 爵士乐照片.

联邦巡回赛 利盟 拒绝了这一论点,认为 基尔生 一起版权案件,其重点是受版权保护的作品的外国副本是否受《版权法》第109(a)节所体现的首次销售原则的约束,并指出专利法中没有相应的语言。联邦巡回法院进一步指出, 基尔生 认为此类在国外销售受版权保护的作品的确确实耗尽了版权所有者的专有发行权, 基尔生 仅限于受版权保护的作品,并且无法控制专利穷竭。因此,联邦巡回法院维持 爵士乐照片 并重申专利穷竭原则是地域性的,例如“外国出产的产品不会穷尽美国专利权。” 爵士乐照片,264 F.3d at1094。因此,利盟的硒鼓在国外销售并未耗尽其专利权。

异议

迪克法官不同意联邦巡回法院的裁决,认为 基尔生 创建了一种推定性穷竭规则,其中专利权人未能确保其专利权将导致自动穷竭。此外,持不同政见者的论点是多数人都坚持主张 马林克罗特 与...不可调和 广达,最高法院的判例支持一项发现,即专利权在首次授权销售时就已经用尽。异议者甚至宣称“多数人拒绝遵循最高法院确立用尽规则的理由,将我们的规则误认为是下级法院。”

利盟的含义和实践技巧

乍一看, 利盟对于专利持有人而言,拥有的股份无疑是一个重大胜利。在这方面,一个特别重要的结果是,通过在首次销售时使用合同限制,专利所有者可以避免用尽,从而保留起诉下游消费者专利侵权的能力。

利盟强烈反对,但仍然明显与 广达但是,最高法院可能会进行审查。直到那时, 利盟 提供一些练习技巧, 特别 供后续和下游购买者使用。为了限制对专利侵权承担重大责任的风险,定期购买美国专利所涵盖产品的企业应仔细考虑是否适用以及在何种程度上适用穷竭。这一点尤其重要,因为许多专利权人现在已扩展到全球市场,并同时在本地和海外进行销售和交易。这种全球化增加了确定首次授权销售是在美国还是在国外进行的复杂性,因此增加了专利穷竭问题。此外,建议通过全球交易从专利权人的美国专利产品的购买者商谈放弃专利权人在美国的排除权。如果购买者打算在翻新或并入其他产品后将这些物品进口到美国,则尤其如此。