2016年3月23日,联邦巡回法院讨论了 当事人之间 《美国发明法》第315条所包含的评论(“ IPR”)。法院依据对“期间”的通俗理解认为第315(e)节实际上是 禁止 将来基于寻求知识产权但遭到拒绝的理由的禁止反言,即使仅基于冗余也是如此 邵氏工业 Group,Inc.诉Automated Creel Systems,Inc.。,2015年11月16日(“ Slip Op。”)。

邵氏工业,邵逸夫(Shaw)就自动Creel Systems的专利寻求了两个单独的IPR,而PTAB对所有主张的权利要求进行了审查,但并非基于所有理由。具体而言,PTAB拒绝就某些权利要求提起审查,这些权利要求包括基于美国专利4,515,328(“基于Payne的理由”)的“介入”限制。 PTAB拒绝根据其他已提出的理由将基于Payne的理由建立为“冗余”。 PTAB在其最终决定中认为所有已审查的索赔均未获得专利 “介入”主张。

肖对拒绝提出中间主张的决定提出上诉,并要求联邦巡回法院审查PTAB的“权威性和正确性……认为部分主张依据与主张依据是多余的。”滑动操作。联邦巡回法院于7日拒绝了Shaw的上诉,并发现它没有管辖权根据Shaw提出的部分但并非全部理由审查PTAB关于建立IPR的决定。 ID。 在7-9。

由于担心第15(e)节中的禁止反言条款将阻止肖在将来的诉讼中提出基于佩恩的理由,因此邵逸夫还请求另一项令状,要求PTAB重新评估其基于佩恩的理由的裁定。 ID。 在9-10。在相关部分,第315(e)条指出,根据第318条收到最终书面决定的知识产权请愿人,不得以请愿人提出或有理由提出的任何理由断言“ [a]要求无效” 在将来的任何民事或PTO程序中进行“当事人之间的审查”。 35 U.S.C. §315(e)(加重)。

联邦巡回法院在发现“执行中”一词时,认为“直到建立知识产权才开始”,并同意专利商标局的意见,“被拒绝的土地从未成为知识产权的一部分。”滑动操作。因此,联邦巡回法院在11岁时发现了Shaw“没有提出-也没有合理地提出-基于Payne的理由 知识产权”,以及“该法规的明文 禁止 在这种情况下应用禁止反言。” ID。 (添加了重点)。  因此, 萧氏 法院驳回了要求作出裁定令的请求,因为邵逸夫可能会在未来的民事或PTO无效程序中追究被拒绝的基于Payne的理由。 ID。

虽然,要全面了解该决定对请愿人如何起草其知识产权的影响还为时过早,但该决定与以前被广泛认为是全面的禁止反言条款明显不同。