通过 马丁·巴德(Martin Bader)马修·M·穆勒

联邦巡回法院的三个法官小组(Lourie *,Prost,Wallach)最近下达了联邦巡回法院的裁决’在一个月内根据35 U.S.C.做出的第二项专利资格决定 §101.法院一致裁定, 银行 Services,L.L.C. v。加拿大永明保险公司(美国) (No. 2011-1467)(Slip。Op。)维持地方法院的裁定,即使用计算机管理人寿保险单的两项专利被吸引到不符合专利资格的主题。 ID。在3。“manifestly evident”不到三周前由联邦巡回法院的一个单独小组制定的标准 CLS银行 International诉Alice Corporation (2011-1301号)(看到 CLS银行:计算机化交易平台的专利交换资格),法院根据该过程中使用的计算机是否“integral”所要求保护的发明以某种方式进行计算,以至于进行计算的人将无法促进该过程。值得注意的是,该小组中的普罗斯特法官对此表示反对 CLS银行. 银行专利具有相同的规格,并包含与以下内容有关的系统,方法和媒体声明:“跟踪账面价值和市场价值的计算机化手段”人寿保险单和“计算代表稳定价值受保护作家必须过早支付的金额的信用额度。”法院与地方法院达成协议’确定无论权利要求的类别如何,都应以相同的方式分析所有权利要求。美国专利号5,926,792的权利要求9代表了以下权利要求:

9.一种用于代表保单持有人管理人寿保险单的方法,该方法包括以下步骤:

生成人寿保险单,其中包括具有稳定价值的受保护投资,其初始价值基于相关证券的价值;

计算管理人寿保险单的管理小组成员的费用单位;

为人寿保险单计算退保价值保护的投资信贷;

确定当日的投资价值和相关证券的价值;

计算当日的保单价值和保单单位价值;

存储当天的政策单位价值;和

步骤之一:

删除管理人寿保险单的管理组成员的费用单位,以及

代表管理组累积费用单位。

银行向地方法院提起上诉’根据简易判决确定,所有索赔均因缺乏专利资格客体而无效。地方法院依据机器或转换测试确定专利权,§101.在机器分支上,地方法院裁定计算机组件“只不过是所要求保护的方法所针对的对象。” 银行,在9-10。地方法院还指出,可以手动完成索赔的所有步骤,尽管这样做效率不高。关于转换分支,地方法院裁定不进行转换,因为索赔并未将原始数据转换为除不代表物理对象的更多数据以外的任何其他数据。 ID 。在10点。

联邦巡回法院重述了最高法院在2002年提出的专利资格例外三部曲。 梅奥医学实验室诉普罗米修斯实验室,566 U.S. ___(2012)(“普罗米修斯”) (看到 最高法院裁定,采用已知步骤和明显步骤适用自然法不具有专利资格)。法院随后指出“以其他方式获得专利的过程中使用计算机,其功能不过是最基本的功能—进行计算或计算—未能绕开禁止对抽象思想和思维过程申请专利的禁令。” 银行,在19。为使计算机使一个抽象概念可申请专利,计算机“must be 积分 to the claimed invention, facilitating the process in a way that a person 进行计算或计算 could not.” ID 。法院裁定Bancorp中的计算机’s patents 上ly performs the basic function of repetitive calculations, so it is not 积分 to the claims.

法院通过将此案例与 比尔斯基诉卡波斯,130 S. Ct。 3218(2010)。在这里,就像 比尔斯基,专利权人试图使用众所周知的计算为方程式建立输入,从而在特定领域中使用抽象概念申请专利。 银行,在20点。如地方法院所指出的那样,该专利还没有通过机器或转换测试,这不是专利资格的唯一测试,而是在以下情况下确定专利资格的有用工具:§101. ID 。 21岁

接下来,法院使用了以下方法之一 普罗米修斯 进一步支持其专利资格决定。法院搁置了计算机限制,以确定索赔中还剩下什么。 ID 。在23日,法院将索赔归结为确定价值,然后存储,删除或累积其中一些价值。法院随后得出结论,价值观及其操​​纵是“仅仅是数学计算。” ID .

最后,法院竭尽全力明确指出其判决与 CLS银行尽管法院’在这种情况下决定不遵循推理。

在之后 银行和CLS银行,对于联邦巡回法院将如何处理根据§101.未来的小组可能(1)期待“manifestly evident” standard of CLS银行,(2)应用机器或转换测试来确定是否使用计算机“integral”(3)开发一种新方法。似乎显而易见的是,当事方和法院将需要根据其实际情况和每个联邦巡回法院案件的事实仔细分析个别案件。当事人和法院将不得不尝试将其案件与最有利或事实上相似的先例相类推。另外, CLS银行Bancorp,随后发生的情况可能会为 整个 联邦巡回上诉委员会重新考虑其对专利资格案件的处理方式。