今天,联邦巡回上诉法院维持了地区法院基于对美国专利的虚假宣誓书而作出的不公正行为的判决。&商标局(“ PTO”)。  智力 Wireless,Inc.诉HTC Corp.,2012-1658。联邦巡回法院(摩尔*,普罗斯特,&O’Malley)做出了第一个决定,该决定确认了重要性发现,但在其先驱性意见中创建的“ but for”标准除外。 色拉森,Inc.诉Becton,Dickinson& Co.,649 F.3d 1276(Fir.Cir.2011)(en banc)。联邦巡回法院还指出,仅向PTO提交虚假声明就足以表明有意根据“单一最合理的推论”进行欺骗。再决定了三十年 罗门&Haas Co.诉Crystal Chem。公司722 F.2d 1556(联邦巡回法院,1983年),联邦巡回法院申明,它仍然是在PTO之前解决不公正行为的框架。

背景

此案源于伊利诺伊州北部地区,Intellect Wireless起诉HTC和许多其他被告,因为它们涉嫌侵犯了通过无线网络发送图像和呼叫者ID信息的专利。在简要判决简报后,地区法院对案件进行了分叉,命令就不公正行为的有限问题进行庭审。

在起诉诉讼中的专利和该家族中的其他专利期间,Intellect Wireless的发明者和创始人Daniel Henderson提交了第131条规则声明,声称他实际上减少了其发明实践(即,可以发送或接收消息并提供呼叫者ID的移动设备的有效原型。不久之后,亨德森在相同和其他相关申请中提交了其他声明,继续发誓他建立了自己的发明的工作原型。这些声明对于克服PTO引用的现有技术是必要的。在审判期间,据透露,亨德森从未真正制造出可以无线发送或接收图像或呼叫方ID的原型,因为他在向PTO声明中发誓。

实质性

鉴于亨德森从未真正将他的发明付诸实践,因此联邦巡回法院裁定“毫无疑问,亨德森先生的原始声明无疑是错误的。”  智力,单据。联邦巡回法院在5时坚持认为,明确无误的虚假声明``独自建立了重要性''。  ID。因此,联邦巡回法院已经确认,在起诉过程中向PTO的虚假陈述足以满足 色拉森。这是自 色拉森 在该案中,联邦巡回法院裁定对“但为”实质性适用例外。

意图

在塞拉森(Therasense)之后,许多评论员指出,很难证明提高欺骗意图的标准。随着其决定 智力,联邦巡回法院重申:“宣誓书中载有捏造的实际还原实例,以克服现有技术的引用,从而强烈暗示了欺骗意图。”  智力,单据。在9-10。实际上,联邦巡回法院走得更远,并指出可以仅根据向PTO的虚假声明的内容来找到意图。  ID。在10点。

在这种情况下,联邦巡回法院发现,亨德森的行为进一步证明了欺骗意图。即,他在同一专利家族的近十个申请中提交了虚假声明。此外,他操纵了史密森尼学会,并向PTO提交了包含虚假信息的史密森尼新闻稿。根据联邦巡回法院的判决,这些行为构成了一种欺诈行为,助长了地区法院的欺骗意图。

治罪不公

它认为,联邦巡回法院还重申 罗门& Haas 作为治疗在起诉过程中犯下的不公正行为的唯一途径。  智力,单据。在5-7。下 罗门& Haas,亨德森必须明确告知PTO错误陈述及其位置,并向PTO提供真实的事实。值得注意的是,亨德森不仅不能提供新的事实集,还必须提请PTO注意先前的虚假陈述。联邦巡回法院重申,为了纠正不公正行为,需要向PTO公开披露虚假陈述,以识别错误信息,因为PTO和公众需要了解实际情况。最后,联邦巡回法院重申 罗门& Haas 没有被修改或边缘化 色拉森 并且仍然是治疗不公平行为的标准。  ID。在7-8。

结论

随着其决定 英特尔无线诉HTC,联邦巡回法院已确认向PTO作出虚假声明是重大的。它还确定,提交虚假声明的行为在某些情况下足以确定不公正行为的必要意图。但是,应该开发出支持欺骗意图的其他事实,以驳斥发明人做出的任何善意解释。最后,联邦巡回法院重申 罗门& Haas 仍然是发明人在起诉过程中纠正不公平行为的唯一途径。 Sheppard Mullin在此诉讼中代表HTC。