通过在地方法院和PTAB中同时提起诉讼来捍卫专利侵权索赔是很常见的。被告获胜的最直接方法是说服PTAB主张的专利无效。但是,由于主任Iancu敦促PTAB对请愿书进行更严格的审查,以解决专利所有人对PTAB程序不公平的批评,这变得越来越困难。但是,最近一项针对非执业实体针对Ubisoft进行长期诉讼的裁决,凸显了在PTAB之前在某个问题上最终败诉的被告如何在地区法院中利用损失。

地方法院法官伯克(Burke)发表了一份报告和建议,批准了育碧(Ubisoft)提出的对不侵权的简易判决的动议。伯克法官发现,专利拥有者普林斯顿数字影像公司在对育碧提出的内部审查请求的初步回应中所作的声明否认了专利拥有者的侵权理论,因此,简易判决是适当的。 普林斯顿数字图像公司诉Ubisoft Entertainment,SA,13-cv-00353(D.Del.Apr.8,2019)(滑动操作)。

普林斯顿数字公司(Princeton Digital)的129号专利要求部分地基于预先记录的控制音轨创建和控制虚拟环境,该音轨具有与音乐信号相对应的控制信息。 ID。 在8点,法院裁定被告产品如何运作没有争议。一个例子是育碧的 石匠。在开发过程中,设计人员通过听音频文件并敲击拍子的位置以创建“拍子图”来创建拍子图。根据音频文件中的时间码,将要显示给演奏者的音符分层放置在节拍图上。在游戏过程中,音频文件开始播放并启动计时器。游戏的图形元素由节拍图和计时器触发。 ID。 在13-14。育碧提供的证据表明,无论音频文件的内容如何,​​图形元素都会显示。例如,如果将音频文件替换为白噪声,则游戏将根据节拍图继续显示图形元素。

育碧根据威廉姆斯(Williams)的参考文件提出了当事人间审查的请愿书。 Williams参考文献讲授了同步动作和声音以在计算机系统上显示的方法。 ID。 在第9页。为了避免进行当事人之间的审查,普林斯顿数字公司认为威廉姆斯并未使索赔不构成专利。普林斯顿数字声称,威廉姆斯教授同步动作,例如“换脸,手臂动作,飞鸟……与录音中的时间,位置或位置……”。 ID。 at10。PrincetonDigital辩称,这不会使声明无效,因为使用音频文件中的时间,位置或位置作为控制信息不符合声明的要求,即控制信息基于音乐信号的内容。 ID。 该论点在PTAB上胜诉,并且未针对这些主张建立Ubisoft的IPR。

地方法院法官伯克法官发现,普林斯顿数字在IPR中的声明否认“具有与声音记录中的时间,位置或位置相对应的控制信息的控制轨道-这样,一旦计时器启动,图形就会显示,而与音频内容无关” 。'” ID。 17岁。考虑到Ubisoft游戏的工作原理没有争议(即根据时间显示图形元素),法院认为专利所有人的免责声明具有决定性,建议对Ubisoft做出不侵权的简易判决。 ID。 在20-21。

简而言之, 普林斯顿数码影像 该决定是及时的提醒,被告应花一些时间从各方审查中挖掘专利所有者的陈述,以获取可用于地区法院诉讼的许可和免责声明。