通过 迈克尔·墨菲马丁·巴德(Martin Bader)

上周二,联邦巡回法院裁定,一方提出要求 部门间 重新审查可能不会对美国专利商标局局长关于某些现有技术并未提出实质性的可专利性新问题的决定提出上诉。 参见Belkin 在ternational,Inc.诉Kappos,联邦巡回案件号2012-1090。取而代之的是,请求者必须向署长请愿书以复审该决定。 查看编号.

Belkin 在ternational,Inc.诉Kappos,贝尔金要求 当事人之间 根据四(4)个现有技术参考文献对美国专利7,035,281进行重新审查。主任认为,这些参考文献中的三(3)个没有提出实质性的可专利性新问题。主任还发现,第四参考文献提出了实质性的可专利性新问题,并根据该参考文献下令重新审查。重新审查仅通过第四参考文献解决了期待的问题。复审结束后,审查员签发了《上诉权通知书》,再次仅针对第四参考提出的预期。

贝尔金随后向专利上诉和干涉委员会提出上诉,根据审查员先前确定的三项现有技术参考,对审查员未能拒绝′281专利提出异议,该参考并未引起实质性的可专利性新问题。但是,董事会认为其无权审查主任的先前决定。董事会还注意到,贝尔金没有请愿主任审查该决定。联邦巡回法院确认了委员会的裁决。

在提出复审请求时,局长必须首先确定“ [复审请求]是否对专利的任何主张提出了实质性的可专利性新问题。” 35 U.S.C. §312(a)该裁决是“最终裁决,不得上诉”。 35 U.S.C. §313。下一个, 当事人之间 下令重新审查,以解决“局长确定的实质性新的可专利性问题。” 看到 35 U.S.C. §313。因此,基于这种法定结构,联邦巡回法院认为“由局长确定的不针对某些现有技术提出实质性新专利性问题的审查员,乃至最终委员会,均不得考虑。”

联邦巡回法院进一步指出,如果请求者希望对局长关于某些现有技术没有提出实质性新的可专利性问题的裁定提出异议,则请求者必须根据37 C.F.R.向局长提出复审请求。 §1.927。第1.927条规定:“第三方请求者可以在审查员邮寄之日起一个月内,根据§1.181向署长申请复审。’拒绝命令当事人进行复审的决定。…如果没有及时提交请愿书,或者关于请愿书的决定确认没有提出实质性的新的可专利性问题,则该决定是终局的,不得上诉。但是,Belkin未能就其在上诉中提出的三个现有技术参考文献提出此类请愿书。

鉴于这项法定计划,对于寻求复审的当事方而言,重要的是要仔细记录在向局长提出的请愿书中必须及时提出哪些决定,以及保留哪些决定以供上诉。错误很容易导致无法提升或保留参数。