转载自2020年10月1日的 ALM Media,LLC。知识产权策略师。

一,引言

在美国专利商标局(USPTO)进行专利起诉期间,申请人和审查员可能会在主题资格上陷入相互矛盾的立场。向专利审判和上诉委员会(PTAB)提出上诉可以消除起诉僵局。然而, 爱丽丝 与PTAB有关的问题不一定是 爱丽丝 PTAB决定的相关问题。

我们在此讨论了考虑 爱丽丝 起诉中的相关问题及其由PTAB解决。既要解决的法律分析框架 爱丽丝 相关问题以及因应用分析框架而导致的裁定在起诉方面与PTAB可能会有所不同。检察官在最近的PTAB裁决中达到顶峰,提供了明确的例子。下文以摘要方式讨论了PTAB的决定,以识别起诉和上诉之间的不一致性。经验丰富的从业人员将了解这些不一致之处对上诉考虑和策略的影响。

二。当前的分析框架

美国专利商标局(USPTO)于2019年发布的有关主题对象资格的现行指南规定了两步法律分析框架。 看到 美国专利商标局,2019年修订的《专利主题事项资格指南》,美联储84。 Reg。 50(2019年1月7日);美国专利商标局,2019年10月更新:主题资格,美联储84 Reg。 55942(2019年10月17日)。当前分析框架中的第一步将确定索赔是否针对司法例外。在第一步的第一步中,审查员应确定据称背诵抽象概念的“特定限制”。在第一个分支中,审查员还应确定 具体限制 属于熟悉的主题分组-即数学概念,组织人类活动的某些方法以及心理过程。在第一步的第二步中,审查员应评估要求是否整体上将所列举的司法例外纳入了例外的实际应用中。在第二项中,审查员应通过识别超出司法例外的权利要求中列举的任何“附加要素”,来评估与实际应用的整合。在第二项中,审查员还应评估那些 其他要素 确定他们是否使用某些司法认可的考虑因素将司法例外纳入实际应用。如果第一步以确定要求背诵司法例外而结束,则分析框架中的第二步确定是否 其他要素 远远超过司法例外本身。

三,不确定性

现在,至少在原则上,USPTO审查机构和PTAB都将当前的两步法律分析框架应用于与主题资格相关的问题。但是,实际上,由美国专利商标局人员酌情决定,对当前分析框架的遵守程度可能会有很大差异。无论如何,美国专利商标局(USPTO)对当前分析框架的应用可能导致处理中出现问题的不一致之处 爱丽丝 相关问题。

A.不同的框架

从提出PTAB上诉到提出上诉决定之间的时间仍然很长。在此期间,法律分析框架(尤其是那些试图解决主题资格复杂性的框架)可能会不断发展。因此,上诉人可能已经根据一个分析框架对专利申请进行了起诉并起草了上诉书摘要。但是,上诉人最终可能会发现上诉(通常是不利的)是在上诉人没有机会考虑或简要介绍的其他分析框架上做出的。

最近的例子是 单方面吉尔伯特,上诉号2019-001719(PTAB 2020年8月12日)。上诉摘要于2018年8月21日提交。完全正确的是,上诉人最初将上诉摘要锚定在当时流行的分析框架上,该框架基于2016年以来的USPTO主题资格指南。但是,在PTAB提出上诉决定时,USPTO开始采用当前的分析框架,而不是2016年早期的分析框架。因此,PTAB在 吉尔伯特 仅应用了当前的分析框架。上诉人基于上诉的2016年分析框架与PTAB现行的分析框架之间的一个重要区别是,后者有机会在第二部分中建立实际应用。如经验丰富的从业人员所知,机会通常是一项节省专利的工具,但不幸的是, 吉尔伯特 上诉人不能进行起诉或上诉。上诉人 吉尔伯特 保留接受PTAB决定的决定,该决定在主题资格上是不利的,该决定采用了新的分析框架,上诉人没有提出论据。在这种情况下,继续上诉,包括在上诉后进行索赔修正,可能是使上诉人有机会解决新的分析框架的一种选择。但是,鉴于PTAB已有不符合资格的决定,这种起诉将继续进行。

再举一个例子,上诉人在 单方面丹格维尔,在PTAB进行不同的法律分析后,审查员也确认了第2019-002705号上诉(PTAB 2020年7月1日)。在 丹格维尔,日期为2018年3月16日的最终裁决将申请视为不合格。最终的办公室行动未提及 其他要素,即使在当时的USPTO现行准则下,也与确定 明显更多。相反,两年后的PTAB填补了空白。在应用当前分析框架的第二部分时,PTAB确定了 其他要素 详细说明:“在权利要求7中, 其他要素 是(1)“接收对软件应用程序建模的初始UML类图”,以及(2)处理器修改“初始UML类图以生成扩展UML类图。””根据目前的分析框架,审查员没有提出,因此上诉人在起诉中没有解决。

美国专利商标局的分析框架可能会继续发展。自从 爱丽丝 根据2014年的决定,美国专利商标局(USPTO)稳定发布了一系列有关主题资格的不断发展的指南。鉴于持续 爱丽丝 法院,学术界和从业人员都表达了相关的困惑,这一系列很可能会继续下去。因此,申请人必须了解基于现行USPTO标准的上诉所构成的威胁,但因包含不同标准的PTAB决定而过时。

B.重叠框架或相同框架

审查员与PTAB之间表现出的不一致之处不仅限于应用不同的分析框架来解决 爱丽丝 相关问题。即使在起诉和上诉案件期间所采用的先前和当前的分析框架与共同问题明显重叠的情况下,解决共同问题仍可能造成重大分歧。此外,即使当审查员和PTAB应用相同的分析框架时,在各自的确定中也会出现不一致的情况。

尽管它们在许多重要方面形成了鲜明的对比,但是以前的USPTO指南和当前的USPTO指南都需要例如做出更大的确定。但是,由审查员与PTAB做出的确定可能会发生冲突。例如,在 李单方,上诉号为2019-004854(PTAB,2020年7月20日),审查员应用了USPTO指南的先前版本,而PTAB则应用了当前版本。关于存在“发明概念”的常见问题,最终的办公室行动建议如下: 其他要素 有争议的权利要求:“提供可与配置为存储许可协议的数据存储一起运行的通用处理器设备”和“让处理器跟踪由被许可人支付的特许权使用费的实际付款,并监控实际许可使用费/费率将许可合同按照多个许可协议中定义的“最惠国待遇”进行许可,并由计算机处理器在发生特定情况时向其提供合规通知。”相反,PTAB在认定不符合要求的索赔之前,先确定了 其他要素 如下:“(1)提供一个配置为存储与许可包关联的许可协议的数据存储; (2)计算机处理器设备,以及(3)提供最终用户可视化工具,其显示响应于对特定许可协议条款的点击。”不同特征之间的差异并不重要,并且代表了有利于主题资格的潜在论点范围,上诉人未对此提出任何主张。

审查员和PTAB甚至使用相同的分析框架也可能导致重大差异。一个例子是在当前的分析框架之一中提出抽象思想。审查员对所谓抽象概念的识别可以决定申请人提出反驳该识别的论点。但是,像其他 爱丽丝 相关的决定,PTAB通常用自己的决定取代审查员对抽象概念的决定 从头 决心。这可能消除了申请人较早提出的反驳论点的相关性。例如,在 单身詹金斯,审查号为2020-002816(PTAB 2020年8月12日),审查员以冗长的措词指定了所谓的抽象概念,具体内容如下:对于可以’根据投标价格优先级(和接收优先级的投标时间)减少要完全填充的数量(即“签字”),以便仍可以为那些可以以较低价位填充的部分投标创建合同(或更高版本)在竞标结束时出价,同时在有限的再保险能力允许的范围内更充分地兑现较高价格(或较早收到)的出价。”对于指定的抽象概念,审查员确定了以下主题分组:组织人类活动和心理过程的某些方法。在上诉中,PTAB表示与审查员就抽象概念的存在达成了高层协议。但是,出于与审查员的分歧,PTAB拒绝了冗长的抽象概念表述。相反,PTAB认识到一组不同的主题组:以商业互动或基本经济实践的形式组织人类活动的某些方法。与审查员相反,PTAB否认了心理过程主题分组的相关性。

PTAB的决定,例如 詹金斯,证明抽象想法确定中的差异会产生后果。关于在审查和谈判过程中审查员确定某个抽象概念的争论可能会发展并最终说服。相反,如果将相同的参数引入PTAB,则PTAB的方法可能会使这些参数无关紧要。例如,如 詹金斯,申请人可以接受与特定主题分组有关的主题资格的论点。但是,如果PTAB认为主题组不适用,则此案的上诉可以关闭争论的大门。更糟的是,浪费的论点可能构成通过其他理由继续起诉而获得的专利的麻烦的文件历史记录承认。

陈述抽象思想的表达方式不统一会导致更多的下游分歧。标识不一致 具体限制 反过来说,背诵一个抽象的想法可以提示对 其他要素。什么时候 其他要素 如果确定不一致,对第二部分中是否存在实际应用的询问会得出不同的结论。例如,主题资格参量锚定到某个 附加元素 如果PTAB拒绝承认该要素,则被起诉的人将蒸发。或者,PTAB可以识别更多或不同 其他要素 比考官。例如,在 詹金斯,审查员和PTAB都识别出了这些 其他要素 在第二部分中:“服务器计算机系统”,“处理器”,“内存”,“收到的投标数据库”,“拍卖数据库”,“调整后的投标数据库”和“管理数据库”。但是,仅PTAB进一步将“客户计算机”,“投标人计算机”和“通信网络”标识为 其他要素。两种分析的差异,例如 詹金斯,以及它们与抽象概念的各种表达方式的相互作用,可以定义上诉人可以使用的论点,从而决定主题资格的结果。

IV。结论

在某些情况下,上诉可能是确定申请人的唯一可行选择。但是,大多数情况下,申请人可以选择。在选择方案时,申请人应了解,在起诉期间提出和解决的主题资格问题可能与PTAB所接受和决定的问题明显不同。不乏PTAB的决定表明 爱丽丝 与上诉相关的问题是一个移动的目标。

对PTAB上诉胜诉的可能性的预测通常取决于在起诉中经过严格审查的熟悉问题。如PTAB最近的决定所警告,如果那些问题将无法通过上诉解决,或者将被申请人未考虑的新问题所取代,那么这种预测就没有多大意义。因此,PTAB上诉的不确定性构成了重大风险。这种风险应告知上诉的可取性。